Исключительное право истца
Патент действует, пошлины уплачены, переход права к истцу зарегистрирован. Возмещение возможно за нарушение в тот период, когда право уже принадлежало истцу.
Взыскание убытков за нарушение патентных прав на изобретение и полезную модель
Взыскиваю убытки за нарушение патентных прав и лицензионного договора — бездоговорное использование изобретения, полезной модели, образца. Считаю реальный ущерб и упущенную выгоду, которая по ст. 15 ГК не меньше доходов нарушителя, и сравниваю убытки с компенсацией, выбирая выгодный путь.
Что такое взыскание убытков за нарушение патентных прав
Это требование о полном возмещении имущественных потерь от бездоговорного использования запатентованного решения. В отличие от компенсации, здесь доказывается и размер потерь, и причинная связь, зато сумма не ограничена десятью миллионами рублей.
Когда для взыскания убытков нужен адвокат
Убытки выигрываются расчётом и первичными документами, а не оценкой ущерба на глаз
- Нарушитель заработал больше десяти миллионовТвёрдая компенсация ограничена десятью миллионами рублей, а убытки — нет: при наличии у нарушителя доходов упущенная выгода взыскивается в размере не меньшем, чем эти доходы.абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ
- Есть прямые потери от нарушенияРеальный ущерб — это расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества. Они подтверждаются первичными документами.абз. 1 п. 2 ст. 15 ГК РФ
- Сорвана сделка или контрактУпущенная выгода — неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Подтверждается договорами, заказами и приготовлениями к получению дохода.абз. 1 п. 2 ст. 15 ГК РФ
- Факт нарушения ещё не установленУбытки взыскиваются с лица, неправомерно использовавшего результат без заключения соглашения с правообладателем. До этого доказывается совпадение каждого признака независимого пункта формулы.пп. 3 п. 1 ст. 1252, п. 3 ст. 1358 ГК РФ
- Нарушитель ссылается на отсутствие виныМеры ответственности применяются при наличии вины, но отсутствие вины доказывает сам нарушитель; при нарушении в предпринимательской деятельности они применяются независимо от вины, кроме непреодолимой силы.п. 3 ст. 1250 ГК РФ
- Нарушителей несколькоЕсли одно нарушение исключительного права совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ
- Меры применены к вам без вашей виныЛицо, к которому при отсутствии его вины применены меры защиты, вправе предъявить требование о возмещении понесённых убытков к тому, по чьей вине допущено нарушение, включая суммы, выплаченные третьим лицам.п. 4 ст. 1250 ГК РФ
- Патент перешёл к вам недавноТребовать возмещения можно за нарушение, совершённое в период, когда право уже принадлежало вам. До внесения записи о переходе права в реестр переход считается несостоявшимся.п. 6 ст. 1232 ГК РФ
Если потери посчитать нечем, а нарушение очевидно, разумнее требовать компенсацию: она взыскивается при доказанности факта нарушения без доказывания размера убытков.
Чего делать нельзя
Четыре ошибки, которые в гражданском деле стоят денег и месяцев — Взыскание убытков за нарушение патентных прав
- Не тяните со сроком. Общий срок исковой давности — три года, и по части требований он считается не с момента спора, а с того дня, когда вы узнали о нарушении. Пропущенный срок восстанавливают редко и только по уважительной причине, подтверждённой документом.
- Не подписывайте то, что не прочли целиком. Соглашение, расписка, акт, мировое — любой подписанный документ становится доказательством против вас быстрее, чем в вашу пользу. Если торопят с подписью, это само по себе повод не подписывать.
- Не ведите переписку на эмоциях. Сообщения и голосовые приобщаются к делу целиком, а не выборочно. Фраза, сказанная в сердцах, читается в суде как признание.
- Не уничтожайте документы и переписку. Даже то, что кажется невыгодным, чаще работает на вас: без полной картины нельзя выстроить позицию, а пропажа переписки у одной стороны суд обычно толкует не в её пользу.
Что доказывается по требованию об убытках
Восемь вопросов; три из них не возникают в деле о компенсации
Факт нарушения
В продукте ответчика присутствует каждый признак независимого пункта формулы либо эквивалентный признак, известный в данной области техники до даты приоритета.
Бездоговорное использование
Требование адресуется лицу, использовавшему результат без заключения соглашения с правообладателем либо иным образом нарушившему исключительное право и причинившему ущерб.
Показать всёСкрыть
Реальный ущерб
Расходы, которые правообладатель произвёл или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение имущества — по первичным документам.
Упущенная выгода
Неполученные доходы, которые были бы получены при обычных условиях оборота, если бы право не было нарушено. Подтверждается договорами, заказами и приготовлениями к получению дохода.
Доходы нарушителя
Самостоятельный ориентир: упущенная выгода взыскивается в размере не меньшем, чем доходы, полученные нарушителем вследствие нарушения.
Причинная связь
Потери должны вытекать именно из нарушения, а не из общего изменения рынка. Это самый уязвимый элемент требования об убытках.
Вина нарушителя
Предполагается: её отсутствие доказывает сам нарушитель. При нарушении в предпринимательской деятельности ответственность наступает независимо от вины, кроме непреодолимой силы.
Кто вправе требовать убытки и в каком объёме
Право на полное возмещение имеет тот, чьё право нарушено, — и тот, кто пострадал без вины
| Кто | На что вправе | Норма |
|---|---|---|
| Лицо, право которого нарушено | Требовать полного возмещения причинённых убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение в меньшем размере | п. 1 ст. 15 ГК РФ |
| Патентообладатель | Требовать возмещения убытков с лица, неправомерно использовавшего результат без заключения соглашения с правообладателем и причинившего ему ущерб | пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ |
| Правообладатель при доходах нарушителя | Требовать упущенную выгоду в размере не меньшем, чем доходы, полученные нарушителем вследствие нарушения | абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ |
| Каждый из сообладателей патента | Самостоятельно принимать меры по защите своих прав; доходы от совместного использования распределяются между правообладателями в равных долях, если соглашением не предусмотрено иное | п. 3 ст. 1229 ГК РФ |
| Автор служебного решения | Требовать вознаграждение, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором с работодателем, а в случае спора — судом | п. 4 ст. 1370 ГК РФ |
| Лицо, пострадавшее без вины | Предъявить требование о возмещении понесённых убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам, к тому, по чьей вине допущено нарушение | п. 4 ст. 1250 ГК РФ |
| Лицензиат по договору | Требовать возмещения убытков с лицензиара, нарушившего обязанность воздерживаться от действий, затрудняющих использование в установленных договором пределах | п. 2 ст. 1237 ГК РФ |
| Ответчик | Оспаривать размер и причинную связь; доказывать отсутствие вины он обязан сам, а при предпринимательской деятельности вина значения не имеет | п. 3 ст. 1250 ГК РФ |
Убытки против компенсации: когда стоит выбирать трудный путь
Разбор второй половины развилки, начатой в требовании о компенсации
Подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ называет требование о возмещении убытков первым, а компенсацию — как альтернативу в предусмотренных Кодексом случаях. Оба требования адресуются лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем, то есть при бездоговорном использовании, либо иным образом нарушившему исключительное право и причинившему ущерб. Выбрать можно только одно: одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.
Содержание убытков задаёт статья 15 ГК РФ. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение в меньшем размере. Убытки складываются из двух частей: реальный ущерб — расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества; и упущенная выгода — неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы право не было нарушено.
Отдельная норма делает убытки привлекательными в крупных спорах: если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, правообладатель вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Верхнего предела у убытков нет, тогда как твёрдая компенсация по патенту ограничена десятью миллионами рублей.
Плата за это — объём доказывания. По требованию о компенсации доказывается только факт нарушения. По требованию об убытках доказываются: сам факт нарушения, наличие и размер убытков и причинная связь между нарушением и потерями. Вина нарушителя предполагается: отсутствие вины доказывает лицо, нарушившее интеллектуальные права, а при нарушении в предпринимательской деятельности меры ответственности применяются независимо от вины, если нарушитель не докажет непреодолимую силу.
Практический вывод простой. Если у вас есть первичные документы, из которых видно, сколько вы потеряли или сколько заработал нарушитель, и эти суммы значительны — считайте убытки. Если потери реальны, но не восстанавливаются документами, требуйте компенсацию: она для того и введена, чтобы правообладатель не оставался без защиты там, где размер убытков посчитать нельзя.
Что говорит закон о возмещении убытков
Абзац второй пункта 2 — норма, ради которой убытки иногда выбирают вместо компенсации
Статья 15. Возмещение убытков
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.Статья 15 Гражданского кодекса РФ
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
Последний абзац переворачивает обычную логику доказывания. Обычно истец объясняет, сколько он потерял, и это по патентным делам почти неразрешимая задача: рынок велик, покупателей много, доказать, что они пришли бы к вам, тяжело. Но если известно, сколько заработал нарушитель, доказывать собственные потери уже не нужно: упущенная выгода взыскивается в размере не меньшем, чем его доходы. Поэтому дело об убытках по патенту почти всегда начинается с получения бухгалтерских данных ответчика.
Состав убытков: что входит в предмет доказывания
Пять элементов против четырёх у компенсации — разница в размере и связи
- Действующее исключительное право истца патент выдан и поддерживается в силе, переход права к истцу внесён в реестр.
- Факт нарушения бездоговорное использование запатентованного решения по признакам независимого пункта формулы.
- Наличие убытков реальный ущерб и (или) упущенная выгода как последствия нарушения.
- Размер убытков подтверждается первичными документами, расчётом и, при необходимости, заключением специалиста.
- Причинная связь потери вызваны именно нарушением, а не иными обстоятельствами оборота.
Порядок: как взыскиваются убытки
Девять шагов; расчёт строится раньше, чем подаётся иск
- 1Проверка патента и периода охраныДействие патента, уплата пошлин, дата регистрации перехода права к истцу. Возмещение возможно за нарушение в период, когда право принадлежало истцу.
- 2Доказывание факта нарушенияСопоставление продукта ответчика с независимым пунктом формулы признак за признаком, включая вопрос об эквивалентности.
- 3Выбор между убытками и компенсациейОценка доступности данных о доходах нарушителя и наличия первичных документов. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.
- 4Сбор данных о доходах нарушителяСведения о продажах, отчётность, данные о ввозе, информация с площадок. При невозможности получить их самостоятельно заявляется ходатайство об истребовании.
- 5Расчёт реального ущербаРасходы, произведённые и подлежащие несению для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества — по первичным документам.
- 6Расчёт упущенной выгодыНеполученные доходы при обычных условиях оборота либо, если доходы нарушителя установлены, сумма не меньшая, чем эти доходы.
- 7Претензия, где она обязательнаМежду организациями и предпринимателями в арбитражном споре иск о возмещении убытков возможен через тридцать дней со дня направления претензии.
- 8Иск, обеспечительные меры и экспертизаТребование соединяется с признанием нарушения и пресечением; заявляются меры, соразмерные нарушению; назначается патентно-техническая, а при необходимости и экономическая экспертиза.
- 9Решение и исполнениеСуд оценивает доказанность размера и причинной связи; при совместном нарушении взыскание производится солидарно.
Досудебный порядок и сбор доказательств размера
Главная работа до иска — не претензия, а получение данных о доходах нарушителя
- Когда претензия обязательна. Если правообладатель и нарушитель — юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до иска о возмещении убытков претензия обязательна — пункт 5.1 статьи 1252 ГК РФ.
- Что включить в претензию. Номер патента, признаки независимого пункта формулы, описание продукта нарушителя, период нарушения и расчёт заявленных убытков с приложением подтверждающих документов.
- Сбор открытых данных о доходах. Сведения о продажах на площадках, публикуемая отчётность, данные о ввозе, прайс-листы и объёмы поставок — основа расчёта упущенной выгоды по доходам нарушителя.
- Фиксация собственных расходов. Договоры на экспертизу и фиксацию доказательств, документы о вынужденном переоснащении, об изъятии партии — это реальный ущерб, и он подтверждается первичными документами.
- Подготовка ходатайства об истребовании. То, что нельзя получить самостоятельно, истребуется судом: при обоснованных предположениях об использовании доказательства запрашиваются у ответчика.
- Требования, для которых претензия не нужна. Признание права, пресечение действий, изъятие носителя и публикация решения суда заявляются без претензии и не откладывают обращение в суд.
Иск о возмещении убытков может быть предъявлен при полном или частичном отказе удовлетворить претензию либо при неполучении ответа в тридцатидневный срок со дня её направления, если иной срок не предусмотрен договором.
Через суд: как заявляется требование об убытках
Цена иска — сумма убытков; от неё считается и пошлина, и внимание суда к расчёту
| Вопрос | Как решается | Норма |
|---|---|---|
| Основание требования | Бездоговорное использование либо иное нарушение исключительного права, причинившее ущерб правообладателю | пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ |
| Что доказывает истец | Факт нарушения, наличие и размер убытков и причинную связь между нарушением и потерями | п. 1, 2 ст. 15 ГК РФ |
| Что доказывает ответчик | Отсутствие вины — он же; при нарушении в предпринимательской деятельности ответственность наступает независимо от вины | п. 3 ст. 1250 ГК РФ |
| Ориентир по доходам нарушителя | Упущенная выгода взыскивается в размере не меньшем, чем доходы, полученные нарушителем вследствие нарушения | абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ |
| Истребование доказательств | Данные о доходах и объёмах производства находятся у ответчика и запрашиваются судом по ходатайству истца | ст. 57 ГПК РФ, п. 124 Пленума ВС РФ № 10 |
| Подсудность спора гражданина | Районный суд по месту жительства ответчика, если стороной выступает гражданин без статуса индивидуального предпринимателя | ст. 28 ГПК РФ, п. 3, 5 Пленума ВС РФ № 10 |
| Подсудность спора предпринимателей | Арбитражный суд субъекта Российской Федерации; кассацию по делу о защите интеллектуальных прав рассматривает Суд по интеллектуальным правам | п. 7 Пленума ВС РФ № 10, ст. 34 АПК РФ |
| Экспертиза | Патентно-техническая — по признакам формулы; экономическая — по расчёту доходов и потерь. Отклонение предложенного вопроса суд обязан мотивировать | ст. 79 ГПК РФ |
Требование о возмещении убытков предъявляется к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ).
На какой стадии ваше дело — Взыскание убытков за нарушение патентных прав
Шесть этапов искового производства и что на каждом ещё можно изменить
Гражданское дело идёт в исковом производстве, и от стадии зависит, что ещё в вашей власти: до подачи выбирают требование и суд, после решения остаётся месяц на жалобу.
1
Досудебный этап
Считаем требование, собираем документы и решаем, нужен ли суд вообще. По части споров закон требует сначала направить претензию — без неё заявление вернут, и месяц уйдёт впустую.
п. 3 ст. 132 ГПК РФ — к иску прилагается подтверждение досудебного порядка, если он установлен федеральным законом
2
Подача иска
Иск подают в суд по подсудности, на бумаге или электронно. Ошибка в требовании или расчёте стоит не спора, а времени: суд оставит заявление без движения и вернёт на исправление.
ст. 131 ГПК РФ — форма и содержание искового заявления · ст. 132 ГПК РФ — перечень приложений
3
Принятие и подготовка дела
Судья решает вопрос о принятии в пять дней, затем выносит определение о подготовке. Здесь заявляют ходатайства об истребовании доказательств: банковскую и налоговую тайну открывает только судебный запрос, и позже суд назначает их неохотно.
ч. 1 ст. 133 ГПК РФ — пять дней на вопрос о принятии · ст. 147 ГПК РФ — определение о подготовке дела · ст. 152 ГПК РФ — предварительное судебное заседание
Показать все стадииСкрыть
4
Рассмотрение по существу
Стороны доказывают свою позицию, суд исследует документы и слушает свидетелей. Срок — два месяца в районном суде и месяц у мирового, но считается он от принятия заявления, а не от вашего первого обращения.
ч. 1 ст. 154 ГПК РФ — два месяца в районном суде, месяц у мирового судьи
5
Решение суда
Резолютивную часть объявляют в том же заседании, а мотивированное решение может быть готово на десять дней позже. Срок на жалобу считают именно от мотивированного решения, поэтому дату его изготовления надо знать точно.
ч. 1 ст. 199 ГПК РФ — резолютивная часть в том же заседании · ч. 2 ст. 199 ГПК РФ — составление мотивированного решения откладывается не более чем на десять дней (в редакции Федерального закона от 12.06.2024 № 135-ФЗ)
6
Апелляция и исполнение
Месяц на жалобу со дня изготовления решения в окончательной форме. Не обжаловали — решение вступило в силу, и дальше дело идёт не в суде, а у пристава: лист, розыск имущества, контроль удержаний.
ч. 1 ст. 321 ГПК РФ — месяц на апелляционную жалобу · ст. 209 ГПК РФ — вступление решения в законную силу · ст. 210 ГПК РФ — исполнение после вступления в силу
Какие документы нужны для взыскания убытков
Здесь документов больше, чем по компенсации: доказывается ещё и размер
| Документ | Что подтверждает | Норма |
|---|---|---|
| Патент с формулой | Объём охраны и признаки, по которым устанавливается факт нарушения | ст. 1354 ГК РФ |
| Выписка из государственного реестра | Действие патента и период, в котором право принадлежало истцу | п. 1 ст. 1393 ГК РФ |
| Таблица сопоставления признаков | Совпадение продукта ответчика с независимым пунктом формулы | п. 3 ст. 1358 ГК РФ |
| Документы о доходах нарушителя | Отчётность, данные о продажах и о ввозе: упущенная выгода не может быть меньше полученных им доходов | абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ |
| Первичные документы истца | Договоры, накладные, отчёты о продажах, калькуляции — база для расчёта реального ущерба и упущенной выгоды | п. 2 ст. 15 ГК РФ |
| Доказательства приготовлений к доходу | Заказы, закупка сырья, договоры сбыта, производственные мощности — подтверждают, что доход был бы получен при обычных условиях оборота | абз. 1 п. 2 ст. 15 ГК РФ |
| Документы о расходах на восстановление права | Экспертизы, фиксация доказательств, изъятие партии, переоснащение производства — реальный ущерб | абз. 1 п. 2 ст. 15 ГК РФ |
| Расчёт убытков | Отдельный документ с разбивкой на реальный ущерб и упущенную выгоду и с обоснованием причинной связи | п. 1 ст. 15 ГК РФ |
| Претензия и доказательства направления | Обязательны для арбитражного спора между организациями и предпринимателями до иска о возмещении убытков | п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ |
Данные о доходах нарушителя, объёмах производства и продаж находятся у ответчика: при обоснованных предположениях об использовании они истребуются судом по ходатайству истца.
Как считаются убытки за нарушение патентных прав
Два слагаемых и один ориентир, который заменяет расчёт потерь
| Составляющая | Как считается | Норма |
|---|---|---|
| Реальный ущерб | Расходы, которые правообладатель произвёл или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества | абз. 1 п. 2 ст. 15 ГК РФ |
| Упущенная выгода | Неполученные доходы, которые были бы получены при обычных условиях гражданского оборота, если бы право не было нарушено | абз. 1 п. 2 ст. 15 ГК РФ |
| Ориентир по доходам нарушителя | Упущенная выгода — в размере не меньшем, чем доходы, полученные нарушителем вследствие нарушения; это заменяет расчёт собственных потерь | абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ |
| Расходы на восстановление права | Экспертизы, фиксация доказательств, изъятие товара из оборота, переоснащение производства — если они вызваны нарушением | абз. 1 п. 2 ст. 15 ГК РФ |
| Регрессные убытки | Понесённые убытки, включая суммы, выплаченные третьим лицам, взыскиваются с лица, по вине которого допущено нарушение | п. 4 ст. 1250 ГК РФ |
| Убытки от расторжения лицензии | Взыскиваются лицензиаром при одностороннем отказе от договора из-за существенного нарушения обязанности выплатить вознаграждение | п. 4 ст. 1237 ГК РФ |
| Солидарное взыскание | При совместном совершении одного нарушения несколькими лицами они отвечают перед правообладателем солидарно | п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ |
| Государственная пошлина | От цены иска: до 100 000 рублей — 4000 рублей; от 1 000 001 до 3 000 000 — 25 000 рублей плюс 1 процент суммы свыше 1 000 000 рублей | пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ |
Полное возмещение означает, что взыскиваются и реальный ущерб, и упущенная выгода, если законом или договором не предусмотрено возмещение в меньшем размере. Верхнего предела у убытков нет, в отличие от твёрдой компенсации, ограниченной десятью миллионами рублей.
Сроки по требованию об убытках
Давность общая, но период расчёта ограничен сроком действия патента
| Случай | Срок | Продление | Норма |
|---|---|---|---|
| Иск о возмещении убытков | 3 года со дня, когда узнали о нарушении и о надлежащем ответчике | Но не более 10 лет со дня нарушения права | ст. 196, п. 1 ст. 200 ГК РФ |
| Претензия перед иском | 30 дней со дня направления | Только для арбитражных споров предпринимателей | абз. 2 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ |
| Требование о вознаграждении за служебное решение | 3 года | Взыскивается за три года до обращения в суд | ст. 196 ГК РФ, п. 134 Пленума ВС РФ № 10 |
| Защита права, удостоверенного патентом | Только после регистрации и выдачи патента | До выдачи патента убытки не взыскиваются | абз. 5 п. 1 ст. 1363 ГК РФ |
| Действие патента на изобретение | 20 лет с даты подачи заявки | Прекращение патента ограничивает период расчёта | п. 1 ст. 1363 ГК РФ |
| Регрессное требование без вины | 3 года со дня исполнения основного обязательства | К лицу, по вине которого допущено нарушение | п. 3 ст. 200, п. 4 ст. 1250 ГК РФ |
| Срок рассмотрения дела районным судом | 2 месяца со дня поступления заявления | Экспертиза фактически удлиняет срок | ч. 1 ст. 154 ГПК РФ |
| Пересмотр решения при аннулировании патента | По новым обстоятельствам | После аннулирования патента судебный акт пересматривается | п. 142 Пленума ВС РФ № 10 |
Убытки возмещаются за период, в котором патент действовал и исключительное право принадлежало истцу: прекращение патента обрывает и период расчёта.
Какие дела о взыскании убытков я веду
Разные источники потерь доказываются разными документами
Упущенная выгода от доходов нарушителя
Основной сценарий по патентам: размер требования выводится из доходов, полученных нарушителем вследствие нарушения, и обосновывается его бухгалтерскими и налоговыми данными.
Упущенная выгода от сорванных продаж
Неполученные доходы, которые правообладатель получил бы при обычных условиях оборота: заказы, договоры, приготовления к производству и сбыту.
Реальный ущерб от восстановления права
Расходы, произведённые или подлежащие несению для восстановления нарушенного права: экспертизы, фиксация доказательств, изъятие товара из оборота, переоснащение производства.
Показать всеСвернуть
Убытки от вытеснения с рынка
Снижение объёмов и цены под давлением контрафактного предложения. Наиболее спорная категория: требует доказывания причинной связи.
Убытки, причинённые лицензиату
Лицензиар обязан воздерживаться от действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного права в установленных договором пределах.
Регрессные убытки без вины
Лицо, к которому меры применены без его вины, взыскивает понесённые убытки, включая суммы, выплаченные третьим лицам, с того, по чьей вине допущено нарушение.
Убытки при расторжении лицензии
При существенном нарушении обязанности выплатить вознаграждение лицензиар отказывается от договора и требует возмещения убытков, причинённых его расторжением.
Выбор между убытками и компенсацией
Расчёт обоих вариантов до подачи иска: доходы нарушителя, наличие первичных документов, потолок твёрдой компенсации в десять миллионов рублей.
От чего зависит, взыщут ли убытки и в каком размере
Решают документы: без первичных данных требование сводится к предположению
Доступ к данным о доходах нарушителя
Если доходы, полученные вследствие нарушения, установлены, упущенная выгода взыскивается в размере не меньшем, чем они. Данные истребуются у ответчика через суд.
Качество первичных документов
Договоры, накладные, отчёты о продажах, калькуляции. Расчёт, не опирающийся на документы, суд оценивает как предположение о возможных потерях.
Доказанность причинной связи
Падение выручки должно объясняться нарушением, а не сезонностью, конкуренцией со стороны иных решений или собственными управленческими решениями истца.
Показать всеСвернуть
Приготовления к получению дохода
Для упущенной выгоды важны меры, предпринятые для её получения, и сделанные приготовления: закупка сырья, договоры сбыта, производственные мощности.
Период нарушения
Убытки считаются за период, когда исключительное право уже принадлежало истцу и патент действовал. Прекращение патента обрывает и период расчёта.
Вина и статус нарушителя
Отсутствие вины доказывает нарушитель, а при предпринимательской деятельности ответственность наступает независимо от вины, если нет непреодолимой силы.
Число нарушителей
При совместном совершении одного нарушения ответственность солидарная, что расширяет круг лиц, с которых можно получить возмещение.
Устойчивость патента
Возражение ответчика в Роспатент приостанавливает дело, а аннулирование патента даёт основание пересмотреть решение по новым обстоятельствам.
Чем заканчивается дело о взыскании убытков
Отказ здесь чаще связан не с нарушением, а с недоказанностью размера
- Убытки взысканы полностью. Доказаны факт нарушения, размер реального ущерба и упущенной выгоды и причинная связь; возмещение присуждено в полном объёме.
- Взыскана упущенная выгода по доходам нарушителя. Размер выведен из доходов, полученных нарушителем вследствие нарушения: упущенная выгода не может быть меньше этих доходов.
- Взыскан только реальный ущерб. Расходы на восстановление права подтверждены документами, а упущенная выгода признана недоказанной по размеру или по причинной связи.
- Размер уменьшен судом. Часть заявленных потерь не подтверждена первичными документами либо не связана с нарушением.
Показать всеСвернуть
- Взыскано солидарно. Одно нарушение совершено действиями нескольких лиц совместно, и они отвечают перед правообладателем солидарно.
- В иске отказано по причинной связи. Снижение выручки объяснено обстоятельствами рынка, а не действиями ответчика.
- В иске отказано по факту нарушения. В продукте ответчика отсутствует хотя бы один признак независимого пункта формулы и он не заменён эквивалентом.
- Требование переквалифицировано истцом. До решения истец отказался от убытков в пользу компенсации, поскольку размер потерь доказать не удалось; одновременно заявить оба требования нельзя.
Как суды подходят к убыткам по патентным делам
Разъяснения Пленума Верховного Суда по части четвёртой ГК РФ
Выбор одного из двух требований
Правообладатель при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать компенсации, но одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается — пункт 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019.
Доказательства истребуются у ответчика
При обоснованных предположениях об использовании у ответчика могут быть истребованы доказательства, позволяющие установить, совершаются ли им действия, охватываемые исключительным правом, — пункт 124 постановления.
Ответственность предпринимателя без вины
Меры ответственности за нарушение, допущенное при осуществлении предпринимательской деятельности, применяются независимо от вины нарушителя, если он не докажет непреодолимую силу — пункт 3 статьи 1250 ГК РФ.
Показать всеСвернуть
Регресс при отсутствии вины
Лицо, к которому при отсутствии его вины применены меры защиты, вправе предъявить требование о возмещении понесённых убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам, к тому, по чьей вине допущено нарушение — пункт 4 статьи 1250 ГК РФ.
Вознаграждение автора взыскивается за три года
На требования о выплате вознаграждения распространяется общий срок исковой давности; при заявлении ответчика вознаграждение может быть взыскано за три года, предшествовавших обращению в суд — пункт 134 постановления.
Аннулирование патента и пересмотр
Если после рассмотрения дела о нарушении патент будет аннулирован, судебный акт по делу может быть пересмотрен по новым обстоятельствам — пункт 142 постановления.
Типичные ошибки при взыскании убытков
Три первые объясняют большинство отказов по таким искам
- Считать потери от предполагаемых продаж Расчёт «мы продали бы столько же, сколько нарушитель» без документов рассыпается по причинной связи. Работающий путь — доходы нарушителя как нижняя граница упущенной выгоды.
- Не истребовать данные у ответчика Сведения о доходах и объёмах находятся у нарушителя. При обоснованных предположениях об использовании они истребуются судом, но ходатайство нужно заявить.
- Просить убытки и компенсацию одновременно Правообладатель выбирает одно требование; одновременное взыскание не допускается, а перезаявление в ходе дела теряет время и доверие суда к расчёту.
- Забыть о реальном ущербе Расходы на экспертизу, фиксацию доказательств, изъятие партии и вынужденное переоснащение — доказуемая часть убытков, которую часто вообще не заявляют.
- Считать убытки за период до перехода права Требовать возмещения можно за нарушение, совершённое тогда, когда исключительное право уже принадлежало истцу; до записи в реестре переход считается несостоявшимся.
- Полагаться на вину нарушителя При нарушении в предпринимательской деятельности ответственность наступает независимо от вины, и строить дело на доказывании умысла не требуется.
- Не направить претензию в арбитражном споре До иска о возмещении убытков между организациями и предпринимателями претензия обязательна, а иск возможен через тридцать дней со дня её направления.
- Не привлечь всех нарушителей При совместном совершении одного нарушения ответственность солидарная, и взыскание можно обратить к любому из них в полном объёме.
Что входит в возмещение и что взыскивается сверх него
Полное возмещение — это две составляющие плюс судебные расходы
- Реальный ущерб. Расходы, которые правообладатель произвёл или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества — абзац 1 пункта 2 статьи 15 ГК РФ.
- Упущенная выгода. Неполученные доходы, которые правообладатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. При наличии у нарушителя доходов от нарушения она взыскивается в размере не меньшем, чем эти доходы.
- Убытки вместо компенсации, но не вместе с ней. Правообладатель выбирает одно требование; одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. При недоказанности размера потерь остаётся путь компенсации: от пятидесяти тысяч до десяти миллионов рублей либо двукратная стоимость права использования (статья 1406.1 ГК РФ).
- Регрессные убытки. Лицо, к которому при отсутствии его вины применены меры защиты, взыскивает понесённые убытки, включая суммы, выплаченные третьим лицам, с того, по чьей вине допущено нарушение — пункт 4 статьи 1250 ГК РФ.
Показать всеСвернуть
- Изъятие контрафакта. Наряду с убытками заявляются требования об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных носителей без компенсации и об уничтожении орудий нарушения за счёт нарушителя — пункты 4 и 5 статьи 1252 ГК РФ.
Комментарий адвоката Вруцкого
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
Убытки по патентному делу почти никогда не считаются от собственных потерь. Доказать, что покупатели, купившие изделие у нарушителя, купили бы его у вас, практически невозможно: рынок не устроен так линейно. Поэтому работающий путь один — доходы нарушителя. Закон прямо позволяет требовать упущенную выгоду в размере не меньшем, чем полученные им доходы, и дальше вся работа сводится к тому, чтобы эти доходы установить: истребование бухгалтерской отчётности, данные о продажах, сведения о ввозе.
Второе, что я объясняю на первой встрече: убытки и компенсация — это развилка, а не два кармана. Одновременно взыскать их нельзя, и выбор делается до подачи иска. Простое правило: если доходы нарушителя надёжно устанавливаются и превышают десять миллионов рублей — идём в убытки; если данные закрыты, оборот скромный или нарушение разовое — компенсация даёт результат быстрее и дешевле.
Третье — про реальный ущерб. Его недооценивают, а он часто оказывается единственной доказуемой частью: расходы на экспертизу, на фиксацию доказательств, на изъятие партии из оборота, на переоснащение производства, если пришлось менять маркировку или конструкцию. Это расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, и они подтверждаются обычными первичными документами.
И честно в ущерб себе: там, где потери реальны, но не восстанавливаются документами, я не советую убытки. Требование, построенное на предположении о недополученной прибыли, суд отклонит по причинной связи, а повторно заявить по тому же нарушению компенсацию будет уже сложнее. Выбор требования — это и есть главное решение по такому делу.
Что берёт на себя адвокат
От выбора требования до расчёта, который выдерживает проверку
- Выбор требования считаю оба варианта и говорю прямо, где убытки дадут больше, а где компенсация даст быстрее.
- Доказывание нарушения разбор независимого пункта формулы и таблица совпадений с продуктом ответчика.
- Данные о доходах нарушителя собираю открытые сведения и готовлю ходатайство об истребовании отчётности и данных о продажах.
- Расчёт реального ущерба свожу расходы на восстановление права по первичным документам в проверяемый расчёт.
- Расчёт упущенной выгоды обосновываю неполученный доход приготовлениями к его получению либо доходами нарушителя.
- Причинная связь готовлю доказательства того, что потери вызваны нарушением, а не изменением рынка.
- Претензия и иск направляю претензию там, где она обязательна, и подаю иск с обеспечительными мерами.
- Экспертиза формулирую вопросы патентно-технической и экономической экспертизы и работаю с заключением.
Как я веду дело
Порядок работы адвоката — Взыскание убытков за нарушение патентных прав
- 1Разбор ситуацииСмотрю документы и обстоятельства, определяю маршрут и называю перспективу без приукрашивания. Если дело выигрывается своими силами и адвокат вам не нужен — говорю об этом прямо, и на этом разговор может закончиться.
- 2Сбор доказательствСобираю то, что есть у вас, и добываю то, чего нет: сведения о доходах, имуществе и сделках другой стороны через запросы суда. Самостоятельно их не получить — банковская и налоговая тайна открывается только по судебному запросу.
- 3Подготовка документовЗаявление, расчёт, ходатайства, возражения. Вы читаете и утверждаете всё до подачи: подпись под документом ставите вы, значит и понимать его должны вы.
- 4Ведение дела в судеХожу в заседания сам; ваше присутствие требуется, только если суд вызывает лично вас. О каждом заседании и его результате сообщаю в тот же день, не дожидаясь вопросов.
- 5ИсполнениеДовожу до денег или до фактического результата: исполнительный лист, работодатель или пристав, контроль удержаний, обжалование бездействия. Дело заканчивается не решением, а исполнением.
- 6Связь на всех этапахОтвечаю на вопросы по ходу дела без отдельной оплаты каждой консультации — это часть работы, а не дополнительная услуга.
Сам или с адвокатом
Убытки — самое доказательно тяжёлое требование во всём патентном блоке
Сам
Разумно, когда потери подтверждены документами и невелики по объёму.
- Право требовать полного возмещения принадлежит лицу, чьё право нарушено
- Отсутствие вины доказывает нарушитель, а не потерпевший
- Расходы на восстановление права подтверждаются обычными первичными документами
- При предпринимательском нарушении ответственность наступает независимо от вины
Риск в том, что упущенная выгода без данных о доходах нарушителя признаётся предположением, и в этой части в иске отказывают.
С адвокатом
Нужен там, где сумма значительна и где данные о нарушении закрыты.
- Доходы нарушителя устанавливаются истребованием документов через суд
- Причинная связь доказывается отдельно и чаще всего решает исход
- Реальный ущерб и упущенная выгода считаются по разным правилам и разными документами
- Патент ответчик оспорит в Роспатенте, и дело может быть приостановлено
Заявить убытки можно самому, но выбор между ними и компенсацией необратим, а недоказанный размер приводит к отказу даже при полностью доказанном нарушении.
Стоимость зависит от объёма работы и того, до какой инстанции дойдёт дело. Размер вознаграждения определяется соглашением об оказании юридической помощи и фиксируется в нём вместе с объёмом работ — ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Скрытых платежей нет: всё, что не в соглашении, не оплачивается.
| Этап работы | Когда нужен | Что вы получаете | Цена |
|---|---|---|---|
| Разбор ситуации | До решения, идти ли в суд | Оценка перспективы и маршрут дела; если справитесь сами — скажу прямо | от 10,000 ₽ |
| Подготовка документов | Когда маршрут выбран | Заявление, расчёт и ходатайства, согласованные с вами до подачи | по соглашению |
| Ведение дела в первой инстанции | Спор дошёл до суда | Участие во всех заседаниях, истребование доказательств, ответы на возражения | по соглашению |
| Апелляция и кассация | Решение не устроило | Жалоба и участие в вышестоящем суде | по соглашению |
| Выезд по личному вопросу | Нужна встреча на месте | Разбор на месте и план ближайших действий | от 30,000 ₽ |
Кто будет вести ваше дело
Гражданские и семейные дела в Москве и области — кто ведёт ваше дело
Константин Александрович Вруцкий
№ рег. № 78/8790 · адвокат
Дело ведёт адвокат Константин Александрович Вруцкий лично — от первой встречи до исполнения решения. Не помощник и не стажёр: вы разговариваете с тем, кто пойдёт в суд.
Адвокатская тайна действует с первого слова, ещё до заключения договора: рассказанное вами не может быть раскрыто никому и ни при каких условиях, а адвоката нельзя допросить о том, что он узнал от доверителя.
Личное ведениеВеду дело сам — от первого разговора до исполнения, без перепоручения помощникам. Работа идёт по письменному соглашению, а полномочия в суде подтверждаются ордером адвокатского образования: иные представители обязаны предъявлять суду диплом.ч. 5 ст. 53 ГПК РФ — полномочия адвоката удостоверяются ордером · ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» — работа по соглашению
Честная оценкаНе обещаю невозможного: называю реальную перспективу и цену промедления в рублях. Если дело выигрывается своими силами, говорю об этом прямо, даже когда мне это невыгодно.п. 2 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката — заверения о благополучном исходе дела прямо запрещены
Адвокатская тайнаВсё, что вы расскажете, охраняется законом. Представитель по гражданскому делу не подлежит допросу об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением обязанностей, — рассказать можно всё, включая неудобное.п. 1 ч. 3 ст. 69 ГПК РФ — запрет допроса представителя · ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» — адвокатская тайна
Довожу до исполненияРешение суда — ещё не результат. Веду дело до денег или до фактического исполнения: исполнительный лист, работодатель или пристав, контроль удержаний, обжалование бездействия. Половина дел выигрывается в суде и теряется у пристава.ст. 210 ГПК РФ — решение приводится в исполнение после вступления в силу, кроме случаев немедленного исполнения
Другие услуги по теме: Патентные права и программы для ЭВМ
Соседние дела той же темы — по убыванию того, как часто их ищут
Подготовка лицензионного договора на право использования по статье 1235 ГК РФПризнание нарушения исключительных патентных прав по исковому заявлениюРегистрация перехода исключительного права на патент в РоспатентеГосударственная регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте и поиск в реестре
Показать все услуги темыСвернуть
Сопровождение заявки на патент в Роспатенте: поиск и экспертизаПатентование промышленного образца: патентный поиск, заявка и выдача патентаПризнание патента на изобретение недействительным: основания, порядок и последствияПатентование изобретения: государственная регистрация и выдача патентаВзыскание компенсации за нарушение исключительных прав патентообладателяОспаривание выдачи патента в Роспатенте и признание его недействительнымПресечение незаконного использования запатентованного объекта
Частые вопросы
Отвечаю на то, что спрашивают при выборе между убытками и компенсацией
Чем убытки отличаются от компенсации
По убыткам доказываются наличие и размер потерь и причинная связь, зато сумма не ограничена. По компенсации доказывается только факт нарушения, но твёрдый размер ограничен десятью миллионами рублей. Требования взаимоисключающие.
Что входит в убытки
Реальный ущерб — расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества; и упущенная выгода — неполученные доходы, которые были бы получены при обычных условиях оборота.
Как доказать упущенную выгоду по патенту
Проще всего через доходы нарушителя: если он получил доходы вследствие нарушения, правообладатель вправе требовать упущенную выгоду в размере не меньшем, чем эти доходы, — абзац 2 пункта 2 статьи 15 ГК РФ.
Нужно ли доказывать вину нарушителя
Нет. Отсутствие вины доказывает сам нарушитель, а при нарушении, допущенном в предпринимательской деятельности, меры ответственности применяются независимо от вины, если он не докажет непреодолимую силу.
Показать всеСвернуть
Можно ли требовать убытки и запрет одновременно
Да. Требования о признании права, о пресечении действий, об изъятии носителя и о публикации решения суда соединяются с требованием об убытках. Нельзя соединять только убытки с компенсацией.
За какой период взыскиваются убытки
За период, когда патент действовал и исключительное право принадлежало истцу, в пределах трёхлетнего срока исковой давности со дня, когда истец узнал о нарушении и о надлежащем ответчике.
Не откладывайте защиту