Предмет
Указание на конкретный результат или средство индивидуализации с номером патента или свидетельства, если исключительное право удостоверено документом. Без этого предмет не согласован.
Подготовка лицензионного договора на право использования по статье 1235 ГК РФ
Готовлю лицензионный договор на товарный знак, изобретение, программу для ЭВМ или произведение по ст. 1235 ГК: право, прямо не названное в договоре, лицензиату не передаётся. Разбираю исключительную и простую лицензию, вознаграждение и регистрацию предоставления права в Роспатенте.
Что такое лицензионный договор
Это договор, по которому правообладатель разрешает другому лицу использовать результат интеллектуальной деятельности в согласованных пределах, оставаясь обладателем исключительного права. Заключение лицензионного договора не влечёт перехода исключительного права к лицензиату.
Когда для лицензионного договора нужен адвокат
Договор чаще проваливается не в суде, а на стадии «считается незаключённым»
- В договоре нет размера вознагражденияПри отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или о порядке его определения договор считается незаключённым, и правила о цене по пункту 3 статьи 424 ГК РФ здесь не применяются.абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ
- Не понятно, исключительная лицензия или простаяЕсли договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой. Стороны договариваются об эксклюзиве, а получают неисключительное право, потому что вид лицензии в тексте не назван.п. 2 ст. 1236 ГК РФ
- Лицензиар сам продолжает пользоваться результатомПо исключительной лицензии лицензиар не вправе сам использовать результат в тех пределах, в которых право предоставлено лицензиату, если договором не предусмотрено иное. Это условие обсуждается до подписания.п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ
- Право нужно передать дальшеЛицензиат вправе предоставить право использования другому лицу по сублицензионному договору только при письменном согласии лицензиара и только в пределах прав и способов, предусмотренных лицензионным договором.п. 1, 2 ст. 1238 ГК РФ
- Результат зарегистрирован в РоспатентеПредоставление права использования по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке статьи 1232 ГК РФ. При несоблюдении требования предоставление права считается несостоявшимся.абз. 2 п. 2 ст. 1235, п. 6 ст. 1232 ГК РФ
- Лицензиат не платитПри существенном нарушении обязанности выплатить вознаграждение лицензиар вправе отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков; договор прекращается через тридцать дней после получения уведомления, если долг не погашен.п. 4 ст. 1237 ГК РФ
- Лицензиат вышел за пределы договораИспользование способом, не предусмотренным договором, либо после прекращения его действия влечёт ответственность за нарушение исключительного права, а не только договорную ответственность.п. 3 ст. 1237 ГК РФ
- Меняются условия действующей лицензииПереход исключительного права к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключённого прежним правообладателем: договор придётся менять по общим правилам.п. 7 ст. 1235 ГК РФ
Если вы покупаете экземпляр программы для личного использования, отдельный договор не нужен: лицензия на программу для ЭВМ может быть заключена в упрощённом порядке, условия которого изложены на экземпляре, упаковке или в электронном виде.
Чего делать нельзя
Четыре ошибки, которые в гражданском деле стоят денег и месяцев — Подготовка лицензионного договора
- Не тяните со сроком. Общий срок исковой давности — три года, и по части требований он считается не с момента спора, а с того дня, когда вы узнали о нарушении. Пропущенный срок восстанавливают редко и только по уважительной причине, подтверждённой документом.
- Не подписывайте то, что не прочли целиком. Соглашение, расписка, акт, мировое — любой подписанный документ становится доказательством против вас быстрее, чем в вашу пользу. Если торопят с подписью, это само по себе повод не подписывать.
- Не ведите переписку на эмоциях. Сообщения и голосовые приобщаются к делу целиком, а не выборочно. Фраза, сказанная в сердцах, читается в суде как признание.
- Не уничтожайте документы и переписку. Даже то, что кажется невыгодным, чаще работает на вас: без полной картины нельзя выстроить позицию, а пропажа переписки у одной стороны суд обычно толкует не в её пользу.
Что должно быть решено в тексте договора
Восемь условий; два из них решают, заключён договор или нет
Способы использования
Обязательное условие договора. Перечень закрытый по смыслу нормы: право, прямо не указанное в договоре, лицензиату не предоставлено.
Вознаграждение
Размер или порядок его определения. Без этого возмездный договор считается незаключённым; форма выплаты — разовые или периодические платежи, роялти от дохода либо иная.
Показать всёСкрыть
Вид лицензии
Простая или исключительная. Если не назван — предполагается простая. В одном договоре по разным способам использования могут действовать разные виды лицензии.
Территория
Если не указана, использование допускается на всей территории Российской Федерации. Для экспортных проектов это условие определяет объём сделки.
Срок
Не может превышать срок действия исключительного права. Если не определён — договор считается заключённым на пять лет; при прекращении права договор прекращается.
Сублицензия
Право лицензиата передавать использование дальше существует только при письменном согласии лицензиара; сублицензионный договор на срок дольше основного считается заключённым на срок основного.
Отчётность
Лицензиат обязан представлять отчёты об использовании, если договором не предусмотрено иное; при отсутствии условия о сроке и порядке — по требованию лицензиара.
Кто и что вправе по лицензионному договору
У лицензиата ровно те права, которые названы в тексте, — и ни одним больше
| Кто | На что вправе | Норма |
|---|---|---|
| Лицензиар | Предоставить право использования результата в пределах, установленных договором, оставаясь обладателем исключительного права | п. 1 ст. 1235, абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК РФ |
| Лицензиат | Использовать результат только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором; прямо не указанное право предоставленным не считается | абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ |
| Лицензиат по исключительной лицензии | Получить право использования без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, а при отсутствии иного условия — и с запретом для самого лицензиара | пп. 2 п. 1, п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ |
| Лицензиат по простой лицензии | Использовать результат при сохранении за лицензиаром права выдавать лицензии другим лицам; такая лицензия предполагается, если договором не предусмотрено иное | пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 1236 ГК РФ |
| Сублицензиат | Получить права только в пределах тех прав и способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата, и только с письменного согласия лицензиара | п. 1, 2 ст. 1238 ГК РФ |
| Лицензиар при неуплате | Отказаться от договора в одностороннем порядке при существенном нарушении обязанности выплатить вознаграждение и потребовать возмещения убытков, причинённых расторжением | п. 4 ст. 1237 ГК РФ |
| Лицензиар в период действия договора | Требовать отчётов об использовании результата, если договором или Кодексом не предусмотрено иное; при отсутствии условия о сроке отчёты представляются по его требованию | п. 1 ст. 1237 ГК РФ |
| Заинтересованное лицо | Требовать через суд предоставления принудительной лицензии в случаях, предусмотренных Кодексом; условия использования определяются решением суда | ст. 1239 ГК РФ |
Как устроен лицензионный договор по статье 1235 ГК РФ
Разбор нормы, которую чаще всего ищут по номеру
По лицензионному договору обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором, а право, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным — статья 1235 ГК РФ. Это правило и делает лицензионный договор документом, где важна не общая формулировка, а перечень.
Форма — письменная, если Кодексом не предусмотрено иное; несоблюдение письменной формы влечёт недействительность договора. Предоставление права использования подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных статьёй 1232 ГК РФ, то есть тогда, когда сам результат подлежит государственной регистрации либо зарегистрирован по желанию правообладателя. При несоблюдении требования о регистрации предоставление права считается несостоявшимся.
Территория и срок. Если территория в договоре не указана, лицензиат вправе использовать результат на всей территории Российской Федерации. Срок договора не может превышать срок действия исключительного права; если срок не определён, договор считается заключённым на пять лет, а при прекращении исключительного права лицензионный договор прекращается.
Вознаграждение. Лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или о порядке его определения договор считается незаключённым, и правила определения цены по пункту 3 статьи 424 ГК РФ не применяются. Выплата может быть в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода либо в иной форме.
Обязательные условия предмета. Договор должен предусматривать предмет — указание на результат или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право (патента, свидетельства), — и способы использования. Отдельно закон запрещает безвозмездную исключительную лицензию между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права.
Что говорит статья 1235 ГК РФ о лицензионном договоре
Абзац второй пункта 1 и абзац второй пункта 5 — две нормы, о которые спотыкаются чаще всего
Статья 1235. Лицензионный договор
1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.Статья 1235 Гражданского кодекса РФ
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
Две фразы из этой статьи стоят дороже всего остального текста договора. Первая: право, прямо не указанное, не считается предоставленным — поэтому «использование любыми способами» не работает, нужен перечень. Вторая: без размера вознаграждения возмездный договор считается незаключённым, и суд не подставит рыночную цену, как в обычном договоре. Обе ошибки обнаруживаются не при подписании, а когда стороны уже вложились в проект.
Что нужно, чтобы договор был заключён и действителен
Пять условий: два о форме и регистрации, три о содержании
- Письменная форма несоблюдение письменной формы влечёт недействительность лицензионного договора, если Кодексом не предусмотрено иное.
- Согласованный предмет указание на результат или средство индивидуализации с номером патента или свидетельства в соответствующих случаях.
- Названные способы использования обязательное условие; не указанное в договоре право не считается предоставленным лицензиату.
- Вознаграждение в возмездном договоре размер или порядок его определения; без этого договор считается незаключённым.
- Государственная регистрация, где она требуется для результатов, подлежащих регистрации; иначе предоставление права считается несостоявшимся.
Порядок: как готовится лицензионный договор
Восемь шагов; проверка права предшествует написанию текста
- 1Проверка исключительного праваКто правообладатель, чем это подтверждено, действует ли патент или свидетельство, нет ли ранее выданных исключительных лицензий и залога. Лицензию вправе выдать только обладатель исключительного права.
- 2Определение предметаУказываем конкретный результат или средство индивидуализации и номер документа, удостоверяющего исключительное право, — патента или свидетельства, если он есть.
- 3Перечень способов использованияСоставляем закрытый перечень: воспроизведение, распространение, изготовление, продажа, ввоз, публичный показ и другие способы применительно к виду результата. Не названное правом не становится.
- 4Выбор вида лицензииПростая или исключительная, а при необходимости — разные виды по разным способам использования в одном договоре. Отдельно решается, сохраняет ли лицензиар право использовать результат сам.
- 5Вознаграждение и отчётностьОпределяем размер или порядок его исчисления, форму выплаты и механизм отчётов об использовании: срок, порядок и состав сведений.
- 6Территория, срок и сублицензииУказываем территорию (иначе действует вся Россия), срок в пределах срока действия исключительного права и решаем вопрос о письменном согласии на сублицензирование.
- 7Подписание в письменной формеДоговор заключается письменно, если Кодексом не предусмотрено иное; несоблюдение формы влечёт недействительность договора.
- 8Государственная регистрация предоставления праваДля зарегистрированных результатов подаётся заявление сторон или одной из них с приложением уведомления о состоявшемся распоряжении, нотариальной выписки из договора либо самого договора.
Что делается до суда по лицензионному спору
Односторонний отказ от договора — это тоже досудебная процедура со сроком
- Требование отчёта об использовании. Если в договоре нет условий о сроке и порядке представления отчётов, лицензиат обязан представлять их по требованию лицензиара — это первый шаг в конфликте о занижении роялти.
- Уведомление об одностороннем отказе. При существенном нарушении обязанности выплатить вознаграждение договор прекращается по истечении тридцати дней с момента получения уведомления, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность.
- Претензия о взыскании. По спорам между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подлежащим рассмотрению в арбитражном суде, до иска о возмещении убытков или выплате компенсации претензия обязательна, а иск возможен через тридцать дней — пункт 5.1 статьи 1252 ГК РФ.
- Согласование изменений. Переход исключительного права к новому правообладателю сам по себе договор не меняет; изменение условий оформляется соглашением сторон по общим правилам о договорах.
- Заявление о государственной регистрации. Подаётся сторонами или одной из них с приложением подписанного сторонами уведомления о состоявшемся распоряжении, удостоверенной нотариусом выписки из договора либо самого договора.
- Фиксация выхода за пределы лицензии. До требований к лицензиату собираются доказательства использования способом, не предусмотренным договором: это уже нарушение исключительного права, а не только договорное нарушение.
Использование результата способом, не предусмотренным договором, либо по прекращении его действия влечёт ответственность за нарушение исключительного права — пункт 3 статьи 1237 ГК РФ.
Через суд: споры из лицензионного договора
Требование зависит от того, что нарушено — договор или исключительное право
| Требование | Куда и как | Норма |
|---|---|---|
| Взыскание вознаграждения | Иск о взыскании задолженности по договору; при существенном нарушении лицензиар вправе также отказаться от договора и требовать убытков от расторжения | п. 5 ст. 1235, п. 4 ст. 1237 ГК РФ |
| Признание договора незаключённым | Заявляется, когда в возмездном договоре нет условия о размере вознаграждения или о порядке его определения | абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ |
| Нарушение пределов лицензии | Требования по статье 1252 ГК РФ: пресечение действий, возмещение убытков либо компенсация — использование сверх договора является нарушением исключительного права | п. 3 ст. 1237, п. 1 ст. 1252 ГК РФ |
| Обязание представить отчёты | Иск об исполнении обязанности лицензиата представлять отчёты об использовании, если договором не предусмотрено иное | п. 1 ст. 1237 ГК РФ |
| Ничтожность ограничивающих условий | Условия, ограничивающие право гражданина создавать результаты определённого рода или отчуждать на них исключительное право, ничтожны | п. 4 ст. 1233 ГК РФ |
| Принудительная лицензия | Иск заинтересованного лица о предоставлении права использования на условиях, указанных в решении суда, в случаях, предусмотренных Кодексом | ст. 1239, ст. 1362 ГК РФ |
| Подсудность спора гражданина | Районный суд по месту жительства ответчика; дела о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности мировому судье не подсудны | ст. 28 ГПК РФ, п. 5 Пленума ВС РФ № 10 |
| Подсудность спора предпринимателей | Арбитражный суд субъекта Российской Федерации; кассацию по делу о защите интеллектуальных прав рассматривает Суд по интеллектуальным правам | п. 7 Пленума ВС РФ № 10, ст. 34 АПК РФ |
Использование результата способом, не предусмотренным договором, либо по прекращении его действия, либо иным образом за пределами предоставленных прав влечёт ответственность за нарушение исключительного права, установленную Кодексом, другими законами или договором (пункт 3 статьи 1237 ГК РФ).
На какой стадии ваше дело — Подготовка лицензионного договора
Шесть этапов искового производства и что на каждом ещё можно изменить
Гражданское дело идёт в исковом производстве, и от стадии зависит, что ещё в вашей власти: до подачи выбирают требование и суд, после решения остаётся месяц на жалобу.
1
Досудебный этап
Считаем требование, собираем документы и решаем, нужен ли суд вообще. По части споров закон требует сначала направить претензию — без неё заявление вернут, и месяц уйдёт впустую.
п. 3 ст. 132 ГПК РФ — к иску прилагается подтверждение досудебного порядка, если он установлен федеральным законом
2
Подача иска
Иск подают в суд по подсудности, на бумаге или электронно. Ошибка в требовании или расчёте стоит не спора, а времени: суд оставит заявление без движения и вернёт на исправление.
ст. 131 ГПК РФ — форма и содержание искового заявления · ст. 132 ГПК РФ — перечень приложений
3
Принятие и подготовка дела
Судья решает вопрос о принятии в пять дней, затем выносит определение о подготовке. Здесь заявляют ходатайства об истребовании доказательств: банковскую и налоговую тайну открывает только судебный запрос, и позже суд назначает их неохотно.
ч. 1 ст. 133 ГПК РФ — пять дней на вопрос о принятии · ст. 147 ГПК РФ — определение о подготовке дела · ст. 152 ГПК РФ — предварительное судебное заседание
Показать все стадииСкрыть
4
Рассмотрение по существу
Стороны доказывают свою позицию, суд исследует документы и слушает свидетелей. Срок — два месяца в районном суде и месяц у мирового, но считается он от принятия заявления, а не от вашего первого обращения.
ч. 1 ст. 154 ГПК РФ — два месяца в районном суде, месяц у мирового судьи
5
Решение суда
Резолютивную часть объявляют в том же заседании, а мотивированное решение может быть готово на десять дней позже. Срок на жалобу считают именно от мотивированного решения, поэтому дату его изготовления надо знать точно.
ч. 1 ст. 199 ГПК РФ — резолютивная часть в том же заседании · ч. 2 ст. 199 ГПК РФ — составление мотивированного решения откладывается не более чем на десять дней (в редакции Федерального закона от 12.06.2024 № 135-ФЗ)
6
Апелляция и исполнение
Месяц на жалобу со дня изготовления решения в окончательной форме. Не обжаловали — решение вступило в силу, и дальше дело идёт не в суде, а у пристава: лист, розыск имущества, контроль удержаний.
ч. 1 ст. 321 ГПК РФ — месяц на апелляционную жалобу · ст. 209 ГПК РФ — вступление решения в законную силу · ст. 210 ГПК РФ — исполнение после вступления в силу
Какие документы нужны для подготовки лицензионного договора
Первый документ — не проект договора, а подтверждение исключительного права
| Документ | Зачем нужен | Норма |
|---|---|---|
| Патент или свидетельство | Подтверждает исключительное право лицензиара; его номер указывается в договоре как часть предмета | пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ |
| Документы о приобретении права | Договор об отчуждении, трудовые документы по служебному результату, свидетельство о праве на наследство — если лицензиар не первичный правообладатель | ст. 1233, ст. 1370, ст. 1295 ГК РФ |
| Сведения о ранее выданных лицензиях | Показывают, свободны ли те способы использования и та территория, которые вы собираетесь предоставить или получить | ст. 1236 ГК РФ |
| Описание способов использования | Основа для перечня в договоре: право, прямо не указанное, лицензиату не предоставлено | абз. 2 п. 1, пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ |
| Расчёт вознаграждения | Фиксированная сумма, график платежей или порядок исчисления роялти — без этого возмездный договор считается незаключённым | п. 5 ст. 1235 ГК РФ |
| Письменное согласие на сублицензию | Требуется, если лицензиат будет предоставлять право использования другому лицу | п. 1 ст. 1238 ГК РФ |
| Форма отчёта об использовании | Приложение к договору со сроком, порядком и составом сведений: иначе отчёты представляются лишь по требованию лицензиара | п. 1 ст. 1237 ГК РФ |
| Заявление о государственной регистрации | С указанием вида договора, сторон, предмета с номером документа, срока, территории, способов использования и наличия согласия на сублицензирование | п. 3 ст. 1232 ГК РФ |
| Документ об уплате пошлины | Требуется при государственной регистрации предоставления права использования зарегистрированного результата | ст. 1249 ГК РФ |
Для государственной регистрации предоставления права по договору к заявлению прилагается по выбору заявителя один из документов: подписанное сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, удостоверенная нотариусом выписка из договора либо сам договор (пункт 3 статьи 1232 ГК РФ).
Сколько стоит и как считается вознаграждение по лицензии
Закон задаёт не размер, а требование определённости
| Вопрос | Как решается | Норма |
|---|---|---|
| Форма вознаграждения | Фиксированные разовые или периодические платежи, процентные отчисления от дохода (выручки) либо иная форма по соглашению сторон | абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК РФ |
| Если размер не указан | Возмездный лицензионный договор считается незаключённым; правила определения цены по пункту 3 статьи 424 ГК РФ не применяются | абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ |
| Безвозмездная лицензия | Возможна, если договором предусмотрено иное, чем уплата вознаграждения; но безвозмездная исключительная лицензия между коммерческими организациями на весь мир и весь срок права не допускается | п. 5, 5.1 ст. 1235 ГК РФ |
| Просрочка оплаты | При существенном нарушении лицензиар отказывается от договора и требует возмещения убытков; договор прекращается через тридцать дней после получения уведомления | п. 4 ст. 1237 ГК РФ |
| Плата по принудительной лицензии | Определяется решением суда: суммарные платежи должны быть не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах | ст. 1239, п. 1 ст. 1362 ГК РФ |
| Пошлина за регистрацию предоставления права | По патентам — патентная пошлина, размеры которой устанавливает Правительство; по программам для ЭВМ — государственная пошлина по Налоговому кодексу | п. 1, 2 ст. 1249 ГК РФ |
| Иск о взыскании вознаграждения | Государственная пошлина считается от цены иска: при цене до 100 000 рублей — 4000 рублей, дальше по шкале | пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ |
| Иск об изменении или расторжении договора | 3000 рублей для физического лица и 20 000 рублей для организации, если требование не содержит возврата исполненного | пп. 4 п. 1 ст. 333.19 НК РФ |
Размер вознаграждения закон не устанавливает — он определяется соглашением сторон, но должен быть либо назван, либо выводим из установленного порядка расчёта. Стоимость подготовки договора зависит от объёма: одна лицензия на программу и пакет сублицензий по нескольким объектам — разные задачи.
Сроки в лицензионных отношениях
Два срока действуют по умолчанию и обычно оказываются неожиданностью
| Случай | Срок | Продление | Норма |
|---|---|---|---|
| Срок договора не определён | 5 лет | Если Кодексом не предусмотрено иное | абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ |
| Предельный срок договора | Не более срока действия исключительного права | При прекращении права договор прекращается | абз. 1 п. 4 ст. 1235 ГК РФ |
| Срок сублицензионного договора | Не более срока лицензионного договора | Заключённый на больший срок считается заключённым на срок основного | п. 3 ст. 1238 ГК РФ |
| Прекращение при отказе из-за неуплаты | 30 дней с момента получения уведомления | Если в этот срок вознаграждение выплачено, договор сохраняется | п. 4 ст. 1237 ГК РФ |
| Ответ на претензию до иска | 30 дней со дня направления претензии | Иной срок может быть предусмотрен договором | п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ |
| Иск о взыскании вознаграждения | 3 года со дня, когда узнали о нарушении права | По периодическим платежам — по каждому платежу отдельно | ст. 196, п. 1 ст. 200 ГК РФ |
| Иск о нарушении исключительного права | 3 года со дня, когда узнали о нарушении и о надлежащем ответчике | Но не более 10 лет со дня нарушения | ст. 196, п. 1 ст. 200 ГК РФ |
| Публичное заявление о свободном использовании | 5 лет, если срок в заявлении не указан | В течение срока заявление не может быть отозвано | абз. 4 п. 5 ст. 1233 ГК РФ |
Срок лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права; при прекращении исключительного права договор прекращается.
Какие лицензионные договоры я готовлю
Предмет разный, но проверка одна: перечень способов и вознаграждение
Лицензия на патент
По лицензионному договору патентообладатель предоставляет лицензиату удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах — статья 1367 ГК РФ.
Лицензия на программу для ЭВМ
Пользователю наряду с правами по статье 1280 ГК РФ может быть предоставлено право использования программы в предусмотренных договором пределах; простая лицензия может заключаться в упрощённом порядке.
Лицензия на произведение
Договор о предоставлении права использования произведения заключается письменно; в возмездном договоре должен быть указан размер вознаграждения или порядок его исчисления — статья 1286 ГК РФ.
Показать всеСвернуть
Исключительная лицензия
Лицензиар лишается права выдавать лицензии другим лицам, а при отсутствии иного условия — и права использовать результат сам в тех же пределах.
Простая неисключительная лицензия
Лицензиар сохраняет право выдавать лицензии другим лицам. Такая лицензия предполагается, если в договоре вид прямо не назван.
Сублицензионный договор
Готовится при письменном согласии лицензиара; ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несёт лицензиат, если договором не предусмотрено иное.
Смешанные условия в одном договоре
В одном лицензионном договоре по разным способам использования могут содержаться условия, предусмотренные для лицензий разных видов — пункт 3 статьи 1236 ГК РФ.
Расторжение и выход из договора
Односторонний отказ лицензиара при существенном нарушении обязанности по оплате, требование убытков, прекращение договора через тридцать дней после уведомления.
От чего зависит, будет ли договор работать
Судьбу договора решают перечень способов, вид лицензии и вознаграждение
Насколько подробно названы способы использования
Общая формулировка «право использования» на практике означает почти ничего: не указанное прямо право лицензиату не предоставлено, и спор о каждом новом способе начинается заново.
Назван ли вид лицензии
Молчание договора толкуется в пользу простой лицензии. Стороны, договорившиеся об эксклюзиве устно, получают неисключительное право со всеми последствиями для цены.
Как определено вознаграждение
Размер либо порядок его определения — условие существования возмездного договора. Роялти от дохода требует ещё и понятного механизма отчётности.
Показать всеСвернуть
Нужна ли государственная регистрация
Для зарегистрированных результатов предоставление права регистрируется; без этого оно считается несостоявшимся, даже если стороны добросовестно исполняли договор.
Совпадает ли срок со сроком права
Срок договора не может превышать срок действия исключительного права, а при прекращении права договор прекращается. Пятилетний срок по умолчанию устраивает не всех.
Есть ли ограничение по территории
Без указания территории лицензиат вправе использовать результат по всей России. Для регионального проекта это скрытое расширение сделки.
Проработан ли механизм отчётности
Без условия о сроке и порядке отчёты представляются по требованию лицензиара, а значит, контроль зависит от активности правообладателя.
Что происходит при смене правообладателя
Переход исключительного права к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения ранее заключённого лицензионного договора.
Чем заканчивается работа над лицензионным договором
Исходов больше двух: между «подписан» и «не подписан» лежит «незаключён»
- Договор заключён и исполняется. Предмет назван с номером патента или свидетельства, способы использования перечислены, вид лицензии указан, вознаграждение определено, территория и срок согласованы.
- Предоставление права зарегистрировано. Для результатов, подлежащих государственной регистрации, в реестр вносится запись о предоставлении права использования; без неё предоставление считается несостоявшимся.
- Договор считается незаключённым. В возмездном договоре не указан размер вознаграждения или порядок его определения — самый частый и самый дорогой исход неподготовленного текста.
- Договор недействителен. Не соблюдена письменная форма там, где закон её требует, либо включено условие, ограничивающее право гражданина создавать результаты определённого рода: такие условия ничтожны — пункт 4 статьи 1233 ГК РФ.
Показать всеСвернуть
- Лицензия оказалась простой вместо исключительной. Вид лицензии в договоре не назван, и она предполагается простой со всеми последствиями для цены и для конкуренции.
- Договор прекращён односторонним отказом. Лицензиат существенно нарушил обязанность выплатить вознаграждение, лицензиар направил уведомление, и через тридцать дней договор прекратился.
- Договор прекратился вместе с правом. Исключительное право прекратилось — например, патент не поддержан пошлинами; лицензионный договор прекращается вслед за ним.
Как решаются споры по лицензионным договорам
Разъяснения Пленума Верховного Суда по части четвёртой ГК РФ
Когда предоставление права надо регистрировать
Государственной регистрации подлежит предоставление права использования результата, подлежащего государственной регистрации; правило применяется и к результатам, зарегистрированным по желанию правообладателя, — пункт 103 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019.
Судьба лицензий при аннулировании патента
Лицензионные договоры на основе патента, признанного недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой были исполнены к моменту решения; возврат платежей за прошлый период лицензиату не присуждается, а неуплаченные платежи лицензиар вправе взыскать — пункт 141 постановления.
Спор о договоре подсуден по общим правилам
Суд по спорам о распоряжении исключительным правом определяется исходя из субъектного состава участников и характера правоотношений, если иное не установлено законом, — пункт 4 постановления.
Показать всеСвернуть
Дела гражданина рассматривает районный суд
Дела, связанные с применением части четвёртой ГК РФ, по общему правилу рассматривает суд общей юрисдикции, если стороной является гражданин без статуса предпринимателя; мировому судье они не подсудны — пункты 3 и 5 постановления.
Выбор между убытками и компенсацией
При нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо убытков требовать компенсации, но одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается — пункт 59 постановления.
Споры по лицензиям на патент названы в законе
К спорам, связанным с защитой патентных прав, прямо отнесены споры о заключении, исполнении, изменении и прекращении лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца — подпункт 4 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ.
Типичные ошибки в лицензионных договорах
Пять из восьми обнаруживаются только тогда, когда стороны уже вложились
- Писать «использование любыми способами» Право использования, прямо не указанное в договоре, не считается предоставленным лицензиату. Общая формулировка не расширяет объём лицензии, а обнуляет спорные способы.
- Оставлять вознаграждение на потом Возмездный договор без размера вознаграждения или порядка его определения считается незаключённым, и рыночная цена по статье 424 ГК РФ здесь не подставляется.
- Не называть вид лицензии Если договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой. Договорённость об эксклюзиве, не отражённая в тексте, юридически не существует.
- Отдавать исключительную лицензию не глядя По исключительной лицензии сам лицензиар не вправе использовать результат в тех пределах, в которых право предоставлено лицензиату, если договором не предусмотрено иное.
- Пропустить государственную регистрацию предоставления права Для результатов, подлежащих регистрации, предоставление права по договору регистрируется; иначе оно считается несостоявшимся, даже если стороны исполняли договор.
- Молчать про территорию Если территория не указана, лицензиат вправе использовать результат на всей территории Российской Федерации. Для регионального проекта это незаметное расширение сделки.
- Разрешать сублицензию по умолчанию Сублицензия возможна только при письменном согласии лицензиара, а ответственность перед ним за действия сублицензиата несёт лицензиат, если договором не предусмотрено иное.
- Включать условие о запрете творчества Условия, ограничивающие право гражданина создавать результаты определённого рода или в определённой области либо отчуждать на них исключительное право, ничтожны.
Что можно требовать деньгами
Договорное требование и требование из нарушения права считаются по-разному
- Вознаграждение по договору. Основное требование лицензиара — уплата обусловленного договором вознаграждения в согласованной форме: разовые или периодические платежи, процентные отчисления от дохода либо иная форма (пункт 5 статьи 1235 ГК РФ).
- Убытки от расторжения. При существенном нарушении обязанности выплатить вознаграждение лицензиар вправе отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причинённых его расторжением — пункт 4 статьи 1237 ГК РФ.
- Ответственность за выход за пределы лицензии. Использование способом, не предусмотренным договором, или после его прекращения — это уже нарушение исключительного права, и работают требования статьи 1252 ГК РФ: возмещение убытков либо, в предусмотренных Кодексом случаях, компенсация вместо убытков.
- Компенсация по видам результатов. По изобретению, полезной модели и промышленному образцу — от пятидесяти тысяч до десяти миллионов рублей либо двукратная стоимость права использования (статья 1406.1 ГК РФ); по произведению и программе для ЭВМ — от десяти тысяч до десяти миллионов рублей либо двукратная стоимость права использования или контрафактных экземпляров (статья 1301 ГК РФ).
Показать всеСвернуть
- Убытки лицензиата при публичном заявлении правообладателя. Если правообладатель сделал публичное заявление о свободном использовании произведения при наличии действующей возмездной неисключительной лицензии, договор прекращается, а причинённые лицензиату убытки подлежат возмещению — абзац 7 пункта 5 статьи 1233 ГК РФ.
Комментарий адвоката Вруцкого
Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790
Лицензионный договор почти никогда не разваливается из-за хитрого условия. Он разваливается из-за отсутствующего. Самая частая находка в чужом тексте — фраза «лицензиат вправе использовать результат любыми способами». Она выглядит щедро и не означает ничего: право, прямо не указанное в договоре, лицензиату не предоставлено. Второй по частоте — вознаграждение «согласно приложению», а приложение не подписано. Возмездный договор без размера вознаграждения считается незаключённым, и суд рыночную цену не подставит.
Второе, что стоит сказать до подписания: исключительная лицензия ограничивает и самого правообладателя. Если договором не предусмотрено иное, лицензиар не вправе сам использовать результат в тех пределах, в которых право предоставлено лицензиату. Люди отдают эксклюзив на весь мир и весь срок, а потом обнаруживают, что не могут пользоваться собственным изобретением в собственном производстве.
Третье — про регистрацию. Для патентов и для зарегистрированных программ предоставление права по договору подлежит государственной регистрации, и при её несоблюдении предоставление считается несостоявшимся. То есть договор подписан, деньги уплачены, продукт продаётся — а права использования юридически нет. Это выясняется в проверке перед сделкой или в первом же споре с третьим лицом.
И честно в ущерб себе: типовая лицензия на коробочную программу для одного пользователя действительно не требует юриста — закон прямо допускает упрощённый порядок с условиями на упаковке или в электронном виде. Разговор нужен там, где лицензия становится основой бизнеса: эксклюзив, роялти от выручки, сублицензии, несколько территорий.
Что берёт на себя адвокат
От проверки права лицензиара до регистрации предоставления права
- Проверка права устанавливаю, есть ли у лицензиара исключительное право и не выданы ли раньше исключительные лицензии на те же способы.
- Предмет и способы формулирую предмет с номером патента или свидетельства и закрытый перечень способов использования.
- Вид лицензии выбираю простую или исключительную по каждому способу и прописываю судьбу собственного использования лицензиаром.
- Вознаграждение фиксирую размер либо порядок исчисления и связываю его с отчётностью, чтобы роялти можно было проверить.
- Срок и территория согласую срок в пределах срока действия исключительного права и территорию, чтобы она не расширилась по умолчанию.
- Сублицензии готовлю условия о письменном согласии лицензиара и об ответственности лицензиата за сублицензиата.
- Регистрация готовлю заявление и приложения для государственной регистрации предоставления права там, где она обязательна.
- Спор односторонний отказ при неуплате, взыскание вознаграждения, требования при выходе лицензиата за пределы договора.
Как я веду дело
Порядок работы адвоката — Подготовка лицензионного договора
- 1Разбор ситуацииСмотрю документы и обстоятельства, определяю маршрут и называю перспективу без приукрашивания. Если дело выигрывается своими силами и адвокат вам не нужен — говорю об этом прямо, и на этом разговор может закончиться.
- 2Сбор доказательствСобираю то, что есть у вас, и добываю то, чего нет: сведения о доходах, имуществе и сделках другой стороны через запросы суда. Самостоятельно их не получить — банковская и налоговая тайна открывается только по судебному запросу.
- 3Подготовка документовЗаявление, расчёт, ходатайства, возражения. Вы читаете и утверждаете всё до подачи: подпись под документом ставите вы, значит и понимать его должны вы.
- 4Ведение дела в судеХожу в заседания сам; ваше присутствие требуется, только если суд вызывает лично вас. О каждом заседании и его результате сообщаю в тот же день, не дожидаясь вопросов.
- 5ИсполнениеДовожу до денег или до фактического результата: исполнительный лист, работодатель или пристав, контроль удержаний, обжалование бездействия. Дело заканчивается не решением, а исполнением.
- 6Связь на всех этапахОтвечаю на вопросы по ходу дела без отдельной оплаты каждой консультации — это часть работы, а не дополнительная услуга.
Сам или с адвокатом
Шаблон из интернета решает форму и не решает содержание
Сам
Разумно для типовой лицензии на готовый продукт с фиксированной ценой.
- Простая лицензия на программу для ЭВМ может заключаться в упрощённом порядке как договор присоединения
- Условия такого договора могут излагаться на экземпляре, упаковке либо в электронном виде
- Для незарегистрированных результатов государственная регистрация предоставления права не требуется
- Территория и срок при молчании договора определяются самим законом
Риск в том, что закон восполняет не всё: молчание о вознаграждении делает договор незаключённым, а молчание о виде лицензии превращает эксклюзив в простую лицензию.
С адвокатом
Нужен там, где лицензия становится основой бизнеса или где стороны неравны.
- Закрытый перечень способов использования пишется под конкретный продукт и рынок
- Исключительная лицензия ограничивает самого правообладателя и требует отдельных оговорок
- Роялти от выручки работают только вместе с механизмом отчётности и проверки
- Для патентов и зарегистрированных программ предоставление права нужно зарегистрировать
Договор можно составить самому, но два условия — перечень способов и вознаграждение — определяют, есть ли договор вообще, и исправить их задним числом нельзя.
Стоимость зависит от объёма работы и того, до какой инстанции дойдёт дело. Размер вознаграждения определяется соглашением об оказании юридической помощи и фиксируется в нём вместе с объёмом работ — ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Скрытых платежей нет: всё, что не в соглашении, не оплачивается.
| Этап работы | Когда нужен | Что вы получаете | Цена |
|---|---|---|---|
| Разбор ситуации | До решения, идти ли в суд | Оценка перспективы и маршрут дела; если справитесь сами — скажу прямо | от 10,000 ₽ |
| Подготовка документов | Когда маршрут выбран | Заявление, расчёт и ходатайства, согласованные с вами до подачи | по соглашению |
| Ведение дела в первой инстанции | Спор дошёл до суда | Участие во всех заседаниях, истребование доказательств, ответы на возражения | по соглашению |
| Апелляция и кассация | Решение не устроило | Жалоба и участие в вышестоящем суде | по соглашению |
| Выезд по личному вопросу | Нужна встреча на месте | Разбор на месте и план ближайших действий | от 30,000 ₽ |
Кто будет вести ваше дело
Гражданские и семейные дела в Москве и области — кто ведёт ваше дело
Константин Александрович Вруцкий
№ рег. № 78/8790 · адвокат
Дело ведёт адвокат Константин Александрович Вруцкий лично — от первой встречи до исполнения решения. Не помощник и не стажёр: вы разговариваете с тем, кто пойдёт в суд.
Адвокатская тайна действует с первого слова, ещё до заключения договора: рассказанное вами не может быть раскрыто никому и ни при каких условиях, а адвоката нельзя допросить о том, что он узнал от доверителя.
Личное ведениеВеду дело сам — от первого разговора до исполнения, без перепоручения помощникам. Работа идёт по письменному соглашению, а полномочия в суде подтверждаются ордером адвокатского образования: иные представители обязаны предъявлять суду диплом.ч. 5 ст. 53 ГПК РФ — полномочия адвоката удостоверяются ордером · ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» — работа по соглашению
Честная оценкаНе обещаю невозможного: называю реальную перспективу и цену промедления в рублях. Если дело выигрывается своими силами, говорю об этом прямо, даже когда мне это невыгодно.п. 2 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката — заверения о благополучном исходе дела прямо запрещены
Адвокатская тайнаВсё, что вы расскажете, охраняется законом. Представитель по гражданскому делу не подлежит допросу об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением обязанностей, — рассказать можно всё, включая неудобное.п. 1 ч. 3 ст. 69 ГПК РФ — запрет допроса представителя · ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» — адвокатская тайна
Довожу до исполненияРешение суда — ещё не результат. Веду дело до денег или до фактического исполнения: исполнительный лист, работодатель или пристав, контроль удержаний, обжалование бездействия. Половина дел выигрывается в суде и теряется у пристава.ст. 210 ГПК РФ — решение приводится в исполнение после вступления в силу, кроме случаев немедленного исполнения
Другие услуги по теме: Патентные права и программы для ЭВМ
Соседние дела той же темы — по убыванию того, как часто их ищут
Признание нарушения исключительных патентных прав по исковому заявлениюРегистрация перехода исключительного права на патент в РоспатентеГосударственная регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте и поиск в реестреСопровождение заявки на патент в Роспатенте: поиск и экспертиза
Показать все услуги темыСвернуть
Патентование промышленного образца: патентный поиск, заявка и выдача патентаПризнание патента на изобретение недействительным: основания, порядок и последствияПатентование изобретения: государственная регистрация и выдача патентаВзыскание компенсации за нарушение исключительных прав патентообладателяОспаривание выдачи патента в Роспатенте и признание его недействительнымВзыскание убытков за нарушение патентных прав на изобретение и полезную модельПресечение незаконного использования запатентованного объекта
Частые вопросы
Отвечаю на то, что спрашивают до подписания
Что говорит статья 1235 ГК РФ о лицензионном договоре
Что лицензиар предоставляет право использования результата в предусмотренных договором пределах, что право, прямо не указанное в договоре, не считается предоставленным, и что при отсутствии в возмездном договоре условия о вознаграждении он считается незаключённым.
Чем исключительная лицензия отличается от простой
По простой лицензии лицензиар сохраняет право выдавать лицензии другим лицам, по исключительной — не сохраняет и, если договором не предусмотрено иное, не вправе использовать результат сам. Вид не назван — лицензия предполагается простой (ст. 1236 ГК РФ).
На какой срок заключается лицензионный договор
На срок, не превышающий срок действия исключительного права. Если срок не определён, договор считается заключённым на пять лет, а при прекращении исключительного права прекращается — пункт 4 статьи 1235 ГК РФ.
Нужно ли регистрировать лицензионный договор
Регистрируется не договор, а предоставление права использования, и только в случаях по статье 1232 ГК РФ — по патентам и зарегистрированным программам. Иначе предоставление считается несостоявшимся.
Показать всеСвернуть
Можно ли передать полученное право дальше
Только по сублицензионному договору и при письменном согласии лицензиара, в пределах прав и способов основного договора. Ответственность за действия сублицензиата несёт лицензиат — статья 1238 ГК РФ.
Что будет, если лицензиат перестал платить
Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать убытков; договор прекращается через тридцать дней после получения уведомления, если долг не погашен — пункт 4 статьи 1237 ГК РФ.
Не откладывайте защиту