Мадридская система регистрации товарных знаков

Мадридская система регистрации знаков — путь российской компании к охране бренда за рубежом. Здесь — кто вправе подать международную заявку, через какой орган, основания отказа, сроки и оспаривание решений в арбитражном суде.

Написать в мессенджер

Telegram MAX WhatsApp

Адвокат Константин Вруцкий — защита по уголовным делам, Москва — Адвокат · рег. № 78/8790

Коротко

Международная регистрация товарного знака — путь охраны бренда за рубежом, который на рынке называют мадридской системой товарных знаков. Российские юридические лица и граждане Российской Федерации вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию (п. 1 ст. 1507 ГК РФ). Заявка на международную регистрацию подается через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1507 ГК РФ).

Что делать сейчас: международная регистрация товарного знака

Ситуации, в которых решение нужно принять до подачи заявки или сразу после решения органа.

Позвонить сейчас

Компания выходит на зарубежный рынок, а товарный знак охраняется только в России

Проверяю, кто будет заявителем: право на регистрацию за рубежом норма дает российским юридическим лицам и гражданам Российской Федерации (п. 1 ст. 1507 ГК РФ).
Сравниваю два пути из той же нормы: регистрацию в иностранных государствах и международную регистрацию.
Готовлю заявку на международную регистрацию к подаче через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1507 ГК РФ).

п. 1 и 2 ст. 1507 ГК РФ

Поиск показал более ранний сходный знак другого лица для однородных товаров

Сверяю, охраняется ли этот знак в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, и раньше ли его приоритет (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).
Готовлю запрос согласия правообладателя: регистрация сходного обозначения допускается с его согласия при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя; к сходству с коллективными знаками это не применяется (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).
Нет согласия — меняю обозначение.

п. 6 ст. 1483 ГК РФ

Российскую заявку на тот же знак признали отозванной из-за неуплаты пошлины

Проверяю платеж: если пошлина за регистрацию и выдачу свидетельства не уплачена, регистрация не осуществляется, а заявка признается отозванной; в случае оспаривания решения о регистрации товарного знака решение о признании заявки отозванной не принимается (п. 2 ст. 1503 ГК РФ).
Считаю срок на заявление в арбитражный суд: три месяца со дня, когда стало известно о нарушении прав, если иное не установлено федеральным законом (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).

п. 2 ст. 1503 ГК РФ; ч. 4 ст. 198 АПК РФ

Чего делать нельзя: мадридская система регистрации знаков

Ошибки, которые стоят охраны бренда за рубежом или денег на повторную подачу.

Подавать международную заявку в обход органа по интеллектуальной собственности Путь подачи назван прямо: заявка на международную регистрацию товарного знака подается через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.п. 2 ст. 1507 ГК РФ
Не проверять, кто будет заявителем Право на регистрацию в иностранных государствах и на международную регистрацию норма адресует российским юридическим лицам и гражданам Российской Федерации; о заявителях-иностранцах она не говорит. Бренд записан на иностранную компанию группы — сначала проверяю правообладателя.п. 1 ст. 1507 ГК РФ
Строить знак только на словах о товаре Не допускается регистрация обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Такие элементы могут быть неохраняемыми, если не занимают доминирующего положения, а запрет не применяется к обозначениям, которые приобрели различительную способность в результате их использования.п. 1 и 1.1 ст. 1483 ГК РФ
Не искать более ранние знаки других лиц Не регистрируется обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Исключение — согласие правообладателя при условии, что регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.п. 6 ст. 1483 ГК РФ
Не платить пошлину за российскую регистрацию и выдачу свидетельства При регистрации в России без уплаты пошлины товарный знак не регистрируется, а заявка признается отозванной на основании решения органа по интеллектуальной собственности. Исключение — оспаривание решения о регистрации товарного знака: тогда решение о признании заявки отозванной не принимается.п. 2 ст. 1503 ГК РФ
Договариваться о передаче прав на знак устно Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры о распоряжении этим правом заключаются в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора — лицензия на российский знак остается без опоры.п. 1 ст. 1490 ГК РФ

Когда нужна помощь юриста: международная регистрация товарного знака

Ситуации, где ошибка в заявке или в сроке обходится дороже консультации.

Бренд выходит за рубеж, и нужно выбрать между регистрацией в иностранных государствах и международной регистрацией (п. 1 ст. 1507 ГК РФ).п. 1 ст. 1507 ГК РФ
Обозначение похоже на чужой знак с более ранним приоритетом: регистрация с согласия правообладателя допускается при условии, что она не может ввести потребителя в заблуждение (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).п. 6 ст. 1483 ГК РФ
Орган по интеллектуальной собственности принял решение, которое компания считает незаконным, и идет срок на заявление в арбитражный суд — три месяца, если федеральный закон не предусматривает другого срока (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).ч. 4 ст. 198 АПК РФ
Права на знак передают зарубежному партнеру или дают ему лицензию, и договор нужно составить письменно (п. 1 ст. 1490 ГК РФ).п. 1 ст. 1490 ГК РФ

Кто участвует: мадридская система товарных знаков

Участники международной регистрации и что каждому дает или запрещает норма.

Участник	Обязанность или право	Норма
Российское юридическое лицо	Вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию.	п. 1 ст. 1507 ГК РФ
Гражданин Российской Федерации	Имеет то же право: регистрация товарного знака в иностранных государствах или его международная регистрация.	п. 1 ст. 1507 ГК РФ
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности	Через него подается заявка на международную регистрацию; он же осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.	п. 2 ст. 1507 ГК РФ; ст. 1480 ГК РФ
Правообладатель более раннего товарного знака	Его знак, охраняемый в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, препятствует регистрации сходного обозначения для однородных товаров. Он вправе дать согласие; регистрация с ним допускается при условии, что не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и отозвать согласие нельзя. При сходстве с коллективным знаком правило о согласии не действует.	п. 6 ст. 1483 ГК РФ
Стороны договора о распоряжении правом на знак	Заключают договор об отчуждении исключительного права, лицензионный и другие такие договоры в письменной форме; несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.	п. 1 ст. 1490 ГК РФ
Арбитражный суд	Рассматривает заявления граждан, организаций и иных лиц о признании недействительными ненормативных правовых актов и незаконными решений органов, осуществляющих публичные полномочия, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов.	ч. 1 и 3 ст. 198 АПК РФ

Показать всех участниковСвернуть

Что это значит: международная регистрация товарного знака

Чем международная регистрация отличается от регистрации в отдельной стране и в России.

Для российского бизнеса норма открывает два пути охраны знака за рубежом: зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию (п. 1 ст. 1507 ГК РФ). Право это названо за российскими юридическими лицами и гражданами Российской Федерации. Второй путь на рынке называют мадридской системой регистрации товарных знаков.

Международная заявка идет не напрямую за рубеж, а через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1507 ГК РФ). Регистрацию в отдельном иностранном государстве по его собственной процедуре этот пункт не описывает.

Российская государственная регистрация — отдельная процедура: ее ведет тот же орган в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (ст. 1480 ГК РФ). В реестр вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета, перечень товаров и дата регистрации (п. 1 ст. 1503 ГК РФ).

Обратное направление тоже урегулировано: по основаниям отказа, установленным для российских заявок, правовая охрана не предоставляется и товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами Российской Федерации (п. 11 ст. 1483 ГК РФ).

Что говорит закон: международная регистрация товарного знака

Норма, которая дает российскому бизнесу право на регистрацию знака за рубежом.

Российские юридические лица и граждане Российской Федерации вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию.п. 1 ст. 1507 ГК РФ

Комментарий адвоката Вруцкогоадвокат · рег. № 78/8790

Норма адресована российским юридическим лицам и гражданам Российской Федерации; о правах иностранных заявителей она не говорит. Норма называет два пути — регистрацию в иностранных государствах и международную регистрацию, — и выбор между ними делает правообладатель. Для международного пути следующий пункт той же статьи добавляет условие о подаче через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1507 ГК РФ).

Нормы по теме: международная регистрация товарного знака

Статьи закона, на которых держится тема, — с названиями из официального текста

ст. 1507 ГК РФ ч.4 Регистрация товарного знака в иностранных государствах и международная регистрация товарного знака

Официальный текст: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая

Виды дел: мадридская система регистрации товарных знаков

С чем компании приходят до и после международной заявки.

Первая международная заявка

Компания с российским знаком выходит на иностранные рынки и выбирает между регистрацией в иностранных государствах и международной регистрацией. Проверяю заявителя по кругу лиц нормы и готовлю подачу через орган по интеллектуальной собственности (п. 1 и 2 ст. 1507 ГК РФ).

Сходство с более ранним знаком

Поиск показал знак другого лица для однородных товаров с более ранним приоритетом, охраняемый в России, в том числе по международному договору Российской Федерации. Готовлю запрос согласия правообладателя или меняю обозначение (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Описательные слова в обозначении

В знаке слова о виде, качестве или назначении товара. Такие элементы допустимы как неохраняемые, если не доминируют, а запрет не действует для обозначений, которые приобрели различительную способность в результате использования (п. 1 и 1.1 ст. 1483 ГК РФ).

Отозванная российская заявка

Пошлина за регистрацию и выдачу свидетельства не уплачена, заявку признали отозванной. Проверяю платежи и спор о решении о регистрации: при его оспаривании решение о признании заявки отозванной не принимается (п. 2 ст. 1503 ГК РФ).

Лицензия и передача права на знак

Право на знак передают зарубежному партнеру или дают ему лицензию. Составляю договор письменно — иначе он недействителен — и учитываю, что отчуждение и предоставление права использования подлежат государственной регистрации (п. 1 и 2 ст. 1490 ГК РФ).

Решение органа оспаривается в суде

Компания не согласна с решением органа по интеллектуальной собственности. Готовлю заявление в арбитражный суд с обязательными сведениями (ч. 1 ст. 199 АПК РФ). Срок на него — три месяца, если федеральный закон не предусматривает другого срока (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).

Ответственность: международная регистрация товарного знака

При международной регистрации товарного знака проверяю последствия каждого конкретного действия отдельно. Решение о регистрации, договор о распоряжении правом на знак и спор с органом по интеллектуальной собственности требуют разных правил. Штраф нельзя определять по совпадению слов в названии статьи: нужно установить, какое действие совершено, кто его совершил и какая норма предусматривает за него ответственность. Для оценки последствий сохраняю решение органа, заявку, договор и подтверждения платежей.

Нарушение	Кто отвечает	Санкция	Норма
Пошлина за российскую регистрацию знака и выдачу свидетельства не уплачена	Заявитель	Признание заявки отозванной; при оспаривании решения о регистрации решение о признании заявки отозванной не принимается.	п. 2 ст. 1503 ГК РФ

Отдельного штрафа за международную регистрацию товарного знака закон не устанавливает.

Не откладывайте правовую оценку

Обсудите задачу компании до следующего действия

Получили документ, готовите решение или возник спор? Позвоните или напишите: разберу обстоятельства, проверю применимый порядок и сроки, объясню возможные действия и риски для компании.

Позвонить сейчас

Комментарий адвоката Вруцкого

адвокат · рег. № 78/8790

В международной регистрации я начинаю не с перечня стран, а с вопроса, кто подает заявку. Норма адресует право на нее российским юридическим лицам и гражданам Российской Федерации (п. 1 ст. 1507 ГК РФ); если бренд записан на иностранную компанию группы, ее маршрут эта норма не описывает, и я сначала разбираюсь с правообладателем.

Второе, что я проверяю, — само обозначение по российским основаниям отказа: описательные слова и сходство с более ранними знаками других лиц для однородных товаров ищу до подачи, а не после. Российские основания касаются охраны в России, в том числе знаков, зарегистрированных в соответствии с международными договорами Российской Федерации (п. 11 ст. 1483 ГК РФ).

Третье — бумаги вокруг знака. Лицензия зарубежному дистрибьютору и передача права оформляются письменно, иначе договор недействителен (п. 1 ст. 1490 ГК РФ). Если решение органа по интеллектуальной собственности нарушает права компании, я сразу считаю срок на заявление в арбитражный суд: три месяца со дня, когда стало известно о нарушении, если иное не установлено федеральным законом (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).

Порядок действий: международная регистрация товарного знака

Шаги от проверки заявителя до суда, если орган примет решение против компании.

1
Проверить заявителяРегистрировать знак за рубежом вправе российские юридические лица и граждане Российской Федерации (п. 1 ст. 1507 ГК РФ). Сверяю, на кого записан бренд и кто будет правообладателем.
2
Проверить обозначениеИсключаю основания отказа: отсутствие различительной способности и сходство до степени смешения с товарными знаками других лиц для однородных товаров с более ранним приоритетом (п. 1 и 6 ст. 1483 ГК РФ). Это российские основания: по ним в России не получают охрану и знаки, зарегистрированные в соответствии с международными договорами Российской Федерации (п. 11 ст. 1483 ГК РФ).
3
Получить согласие правообладателяПри сходстве с более ранним знаком регистрация допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано; к сходству с коллективными знаками это правило не применяется (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).
4
Выбрать маршрутРегистрация в иностранных государствах или международная регистрация — оба пути предусмотрены п. 1 ст. 1507 ГК РФ, и норма не ставит один выше другого. Маршрут выбираю вместе с компанией по списку стран и планам выхода на рынок.
5
Подать заявку через орган по интеллектуальной собственностиЗаявка на международную регистрацию подается через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1507 ГК РФ). Для сверки беру сведения российского реестра: в него вносится перечень товаров, для индивидуализации которых знак зарегистрирован (п. 1 ст. 1503 ГК РФ).
6
Оформить права на знакОтчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации (п. 2 ст. 1490 ГК РФ).
7
Обжаловать решение органаЗаявление подается в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав, если иное не установлено федеральным законом; пропущенный по уважительной причине срок суд может восстановить (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).

Досудебный порядок: международная регистрация товарного знака

Претензия по договору и досудебное урегулирование спора с органом.

Если федеральный закон требует досудебного урегулирования экономического спора с органом, этот порядок необходимо соблюсти перед обращением в арбитражный суд.ч. 5 ст. 4 АПК РФ
Денежное требование из договора — к исполнителю, сорвавшему подачу заявки, или к лицензиату — можно передать в арбитражный суд после мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.ч. 5 ст. 4 АПК РФ
Иные гражданские споры о знаке передаются в суд после досудебного порядка только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.ч. 5 ст. 4 АПК РФ
К иску прилагаются документы о соблюдении претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ

Порядок возражений против решения органа по интеллектуальной собственности проверяю до подачи заявления.

Через суд: мадридская система регистрации знаков

Какое обращение подается в арбитражный суд и какая пошлина.

Вопрос	Как решается	Норма
Признать незаконным решение органа по интеллектуальной собственности	Заявление в течение трех месяцев, если федеральный закон не предусматривает другого срока; пошлина для физических лиц — 10 000 рублей, для организаций — 50 000 рублей.	ч. 4 ст. 198 АПК РФ; подп. 7 п. 1 ст. 333.21 НК РФ
Приостановить действие оспариваемого решения	Суд может приостановить действие решения по ходатайству заявителя; ходатайство в электронном виде подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.	ч. 3 ст. 199 АПК РФ
Оспорить нормативный акт федерального органа в области средств индивидуализации	Заявление; пошлина для физических лиц — 10 000 рублей, для организаций — 60 000 рублей.	подп. 5 п. 1 ст. 333.21 НК РФ
Неимущественное требование по договору о знаке	Исковое заявление с документом об уплате пошлины и доказательствами (ч. 1 ст. 126 АПК РФ). Пошлина для физических лиц — 15 000 рублей, для организаций — 50 000 рублей (подп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).	ч. 1 ст. 126 АПК РФ; подп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ
Денежное требование из договора	Исковое заявление после претензии; при цене иска до 100 000 рублей пошлина — 10 000 рублей.	ч. 5 ст. 4 АПК РФ; подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ

Показать всёСкрыть

Документы: международная регистрация товарного знака

Что собрать для проверки заявителя и знака до подачи и для суда.

Документ	Зачем	Кто подписывает, форма
Изображение обозначения и перечень товаров	По ним проверяются основания отказа (ст. 1483 ГК РФ); перечень товаров вносится в Государственный реестр товарных знаков (п. 1 ст. 1503 ГК РФ).	Заявитель, письменно
Выписка из ЕГРЮЛ или паспорт гражданина Российской Федерации	Подтверждает, что заявитель — российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации (п. 1 ст. 1507 ГК РФ).	Выписка из реестра или копия паспорта
Сведения о российской регистрации знака	Показывают правообладателя, дату приоритета и перечень товаров из Государственного реестра товарных знаков (п. 1 ст. 1503 ГК РФ).	Выписка из реестра
Согласие правообладателя более раннего знака	Нужно при сходстве с его знаком для однородных товаров; действует при условии, что регистрация не может ввести потребителя в заблуждение, и не может быть отозвано (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).	Правообладатель, письменно
Договор об отчуждении права или лицензионный договор	Подтверждает права на знак; без письменной формы договор недействителен (п. 1 ст. 1490 ГК РФ).	Стороны договора, письменная форма
Доверенность и документ об уплате пошлины	Прилагаются к обращению в арбитражный суд (п. 2 и 5 ч. 1 ст. 126 АПК РФ).	Руководитель компании или гражданин; платежный документ

Показать все документыСвернуть

Сроки: международная регистрация товарного знака

Регистрация, обжалование, давность.

Действие	Срок	С какого дня	Норма
Внесение знака в российский реестр	В течение месяца	Со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него	п. 1 ст. 1503 ГК РФ
Заявление об оспаривании решения органа	На обращение отведено три месяца; федеральный закон может установить другой срок	Со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов	ч. 4 ст. 198 АПК РФ
Иск по денежному требованию	По истечении тридцати календарных дней, если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором	Со дня направления претензии (требования)	ч. 5 ст. 4 АПК РФ
Общий срок исковой давности	Три года	Со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Если законом не установлено иное.	п. 1 ст. 196 ГК РФ; п. 1 ст. 200 ГК РФ
Предел исковой давности	До десяти лет со дня нарушения права; исключения предусмотрены законами о противодействии терроризму и о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения	Со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен	п. 2 ст. 196 ГК РФ
Срок, исчисляемый месяцами	Истекает в соответствующее число последнего месяца срока	На следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало	ст. 191 ГК РФ; п. 3 ст. 192 ГК РФ

Показать все срокиСкрыть

Как я веду дело

Как адвокат ведёт поручение компании

1
Разбор ситуацииСмотрю документы компании и обстоятельства, определяю маршрут и называю перспективу без приукрашивания. Если задача решается силами самой компании — говорю об этом прямо.
2
Сбор документовОпределяю, какие договоры, внутренние документы, переписка и материалы органа относятся к задаче. Недостающие сведения получаем доступным законным способом; судебные запросы возможны в соответствующей процедуре.
3
Подготовка документовГотовлю необходимые по задаче документы: договор, ответ, возражения, заявление или жалобу. Согласуем содержание и порядок подписания; проверяем полномочия лица, которое направляет документ.
4
Представительство по задачеПо согласованному поручению веду переговоры, представляю интересы в компетентном органе или суде. Заранее объясняю, когда необходимо личное участие представителя компании и какие документы потребуются.
5
Результат и дальнейшие действияРазбираю полученное решение или подготовленный документ и объясняю последующие действия. Исполнение судебного акта, обжалование и дополнительные этапы входят в работу в объёме, предусмотренном соглашением.
6
Связь на всех этапахСогласуем контактное лицо компании и порядок информирования. Сообщаю о значимых событиях и необходимых решениях в пределах принятого поручения.

Кто ведёт дело

Правовая помощь компаниям и предпринимателям — кто отвечает за ваше поручение

Константин Александрович Вруцкий

№ 78/8790 · адвокат

Поручение ведёт адвокат Константин Александрович Вруцкий лично. При обращении обсуждаем задачу компании, необходимые действия и объём сопровождения, который будет закреплён в соглашении.

Адвокатская тайна действует с первого слова, ещё до заключения соглашения: сведения о компании, её сделках и контрагентах не могут быть раскрыты, а адвоката нельзя допросить о том, что он узнал от доверителя.

Личное ведениеВеду дело сам — от первого разговора до исполнения. Доверитель — компания или индивидуальный предприниматель, работа идёт по письменному соглашению с адвокатом — ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

Честная оценкаНе обещаю результата: называю реальную перспективу и цену промедления в рублях. Если задача решается силами компании, говорю прямо. Обещать положительный результат адвокату запрещено — п. 2 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Адвокатская тайнаСведения о компании, её сделках, контрагентах и финансах, полученные в связи с делом, охраняются законом — рассказать можно всё, включая неудобное. Это адвокатская тайна — ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

Понятные следующие шагиОбъясняю значение документа или решения и следующие действия компании. Представительство, обжалование и исполнение входят в согласованный объём помощи по соглашению — ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

Частые вопросы: мадридская система регистрации товарных знаков

О заявителях, подаче заявки и оспаривании решений.

Что такое мадридская система товарных знаков?

Так на рынке называют международную регистрацию товарного знака. В российском праве она названа рядом с регистрацией в иностранных государствах: российские юридические лица и граждане Российской Федерации вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию (п. 1 ст. 1507 ГК РФ).

Кто может подать заявку по мадридской системе регистрации знаков?

Норма называет российские юридические лица и граждан Российской Федерации (п. 1 ст. 1507 ГК РФ). О заявителях-иностранцах эта норма не говорит. Если правообладатель бренда — иностранная компания группы, сначала я проверяю, на кого записан знак в России.

Куда подавать заявку по мадридской системе регистрации?

Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1507 ГК РФ). Регистрацию в отдельном иностранном государстве по его внутренней процедуре этот пункт не охватывает.

Может ли знак по мадридской системе регистрации товарных знаков не получить охрану в России?

Да. По основаниям отказа, установленным для российских заявок, правовая охрана не предоставляется и товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами Российской Федерации (п. 11 ст. 1483 ГК РФ). Одно из оснований — сходство до степени смешения с более ранними знаками других лиц для однородных товаров; регистрация с согласия правообладателя допускается при условии, что она не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Показать все вопросыСвернуть

Что будет, если не заплатить пошлину за регистрацию знака?

Регистрация товарного знака не осуществляется, а заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1503 ГК РФ). В случае оспаривания решения о регистрации товарного знака решение о признании заявки отозванной не принимается. Это правило российской регистрации (п. 2 ст. 1503 ГК РФ).

Чем мадридская система регистрации отличается от регистрации в иностранном государстве?

Это два разных пути из одной нормы: зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию (п. 1 ст. 1507 ГК РФ). Для международного пути норма называет порядок подачи — через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1507 ГК РФ). Какой путь выгоднее, я оцениваю по числу стран и срокам выхода компании на рынок.

Как оспорить решение органа по товарному знаку?

Заявлением в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав, если иное не установлено федеральным законом (ч. 4 ст. 198 АПК РФ). В заявлении указываю орган, реквизиты решения, нарушенные права и нормы, которым оно не соответствует (ч. 1 ст. 199 АПК РФ). За такое заявление организация платит 50 000 рублей пошлины, физическое лицо — 10 000 рублей (подп. 7 п. 1 ст. 333.21 НК РФ). Порядок возражений в орган проверяю до обращения в суд.

Нужен ли письменный договор для лицензии на знак зарубежному партнеру?

Да. Лицензионный договор, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак и другие договоры о распоряжении им заключаются в письменной форме, а несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора (п. 1 ст. 1490 ГК РФ). Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации (п. 2 ст. 1490 ГК РФ).

Услуги и темы рядом: международная регистрация товарного знака

Где нужна помощь адвоката и что прочитать дальше по этому вопросу

Параллельный импорт и исчерпание прав на товарный знакКогда перепродажа оригинального товара не нарушает прав на знак и где граница с контрафактом.Географическое указание и наименование места происхожденияКак производителю получить право на географическое указание или НМПТ и защитить его.Товарный знакЧто такое товарный знак и знак обслуживания, виды знаков, исключительное право и знак ®.Срок действия и продление товарного знакаСколько действует регистрация знака, как продлить её и что будет при пропуске срока.Отказ в регистрации товарного знакаАбсолютные и относительные основания отказа: описательность, ложность, сходство с чужими знаками.Контрафакт: штраф за чужой товарный знакОтветственность за незаконное использование товарного знака и продажу контрафакта, конфискация товара.Оспаривание отказа в регистрации товарного знака компанииПри оспаривании отказа Роспатента проверяю право, документы, сроки и процедуру. Готовлю позицию компании, обращение в ведомство или защиту в экономическом споре.Защита товарного знака и брендаЮридическая помощь по теме «Защита товарного знака и бренда». Выберите нужную услугу ниже.

Показать всёСкрыть

Обсудите задачу до подписания и ответа

Запишитесь на консультацию

+7 (495) 198-70-77

Позвонить сейчас